Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Sở hữu trí tuệ) theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (trừ với Nhãn hiệu nổi tiếng, được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký). 

Tuy nhiên, trên thực tế vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, tồn tại rất nhiều trường hợp một tổ chức/cá nhân đã sử dụng một nhãn hiệu cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà mình đang kinh doanh trong một thời gian lâu dài nhưng lại không tiến hành đăng ký để được bảo hộ nhãn hiệu. Sau đó, có một tổ chức/cá nhân khác đã đăng ký và được bảo hộ cho đúng nhãn hiệu này và sau khi được bảo hộ cũng không có hành vi sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ thành công. Sau đó, chủ thể sử dụng nhãn hiệu nhưng chưa được bảo hộ phát hiện ra nhãn hiệu của mình đã được bảo hộ dưới tên một chủ thể khác và chủ thể này thực tế cũng không có hành vi sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ thành công và tranh chấp phát sinh. Tranh chấp này sẽ được giải quyết như thế nào? Sau đây là nhìn nhận từ một vụ tranh chấp thực tế đã được giải quyết dựa theo các quy định hiện hành của pháp luật Sở hữu trí tuệ:

Tóm tắt nội dung vụ việc thực tế theo Quyết định Giám đốc thẩm số 173/2019/DS-GĐT ngày 05/7/2019, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Chủ thể thực tế sử dụng nhãn hiệu nhưng chưa tiến hành đăng ký nhãn hiệu để được bảo hộ (Chủ sở hữu A) phát hiện ra nhãn hiệu đã được bảo hộ cho một chủ thể khác (thực tế không trực tiếp sử dụng nhãn hiệu này) và đã yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này trên cơ sở không có quyền đăng ký nhãn hiệu và đã cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu hủy của mình là hợp pháp, cụ thể là cung cấp các bằng chứng chứng minh nguồn gốc và việc sử dụng nhãn hiệu của mình là từ nhiều năm, trước ngày nhãn hiệu đã được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bởi một chủ thể khác. Dựa trên các căn cứ và lập luận của đề nghị hủy hiệu lực đã nộp, Cục Sở hữu trí tuệ đã quyết định hủy hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này. 

2. Sau đó, Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã bị hủy hiệu lực (Chủ sở hữu B) đã khiếu nại đến Cục Sở hữu trí tuệ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ về quyết định hủy hiệu lực tại mục 1 và cả hai lần khiếu nại này đều không thành công do Chủ thể B không cung cấp được các tài liệu chứng minh nguồn gốc nhãn hiệu mà mình đăng ký và cũng chưa có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu đăng ký. 

3. Sau khi việc khiếu nại không thành công, Chủ sở hữu B đã tiếp tục khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu hủy bỏ các Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ và Quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và kết quả giải quyết vụ án là Tòa án đồng ý với quan điểm của Cục Sở hữu trí tuệ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ và đã giữ nguyên hiệu lực của các Quyết định nêu trên bởi lẽ Chủ sở hữu B đã không chứng minh được nguồn gốc hay kế hoạch sử dụng nhãn hiệu của mình trong khi chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu là Chủ sở hữu A đã chứng minh được nguồn gốc và quá trình sử dụng nhãn hiệu này của mình.

4. Hơn nữa, quan điểm của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, và Tòa án trong trường hợp bên khởi kiện cố ý nộp đơn đăng ký nhãn hiệu như vậy là có động cơ không trung thực nhằm mục đích chiếm đoạt, lợi dụng uy tín, danh tiếng của chủ sở hữu đích thực nhãn hiệu đó. Quan điểm của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, và Tòa án trong trường hợp này có thể chính là quy định “người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu” theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 96 Luật SHTT hiện hành (ở thời điểm phát sinh tranh chấp và giải quyết tranh chấp, quy định này chưa có trong Luật SHTT Việt Nam, mặc dù quy định này đã tồn tại trên thế giới, cụ thể là trong các điều ước quốc tế cũng như pháp luật sở hữu trí tuệ ở một số các quốc gia khác).

Mặc dù tranh chấp nêu trên đã được giải quyết trước khi Luật SHTT hiện hành có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, tuy nhiên các quy định của Luật SHTT hiện hành không những không mâu thuẫn với quan điểm giải quyết tranh chấp của vụ án nêu trên, mà còn củng cố các cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho quan điểm của Tòa án, cụ thể như sau:

5. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 và Khoản 2 Điều 87 của Luật SHTT hiện hành thì tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu thuộc một trong hai trường hợp sau đây: trường hợp thứ nhất là có quyền đăng ký đối với nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp; hoặc trường hợp thứ hai là có quyền đăng ký đối với nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó. Do vậy, đối với tranh chấp nêu trên, tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu mà thực tế mình không sử dụng mà lại được sử dụng trước đó trong một thời gian lâu dài bởi một tổ chức, cá nhân khác thì có thể xem chủ sở hữu thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của nhãn hiệu đã được bảo hộ thành công không có quyền đăng ký đối với nhãn hiệu đó.

6. Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 96 và Khoản 4 Điều 96 của Luật SHTT hiện hành thì trong trường hợp này, chủ thể sử dụng nhãn hiệu nhưng chưa được bảo hộ có thể yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp do không đáp ứng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, cũng theo quy định, đối với trường hợp hủy bỏ hiệu lực do không đáp ứng về quyền đăng ký nhãn hiệu, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là năm (05) năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ hoặc từ ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu có hiệu lực tại Việt Nam.

7. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu chủ thể sử dụng nhãn hiệu nhưng chưa được bảo hộ có bằng chứng chứng minh rằng chủ sở hữu nhãn hiệu “cố tình” đăng ký để nhằm mục đích chiếm đoạt, lợi dụng uy tín, danh tiếng của chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu đó thì lúc này có thể yêu cầu hủy bỏ hiệu lực do “người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu” theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 96 Luật SHTT hiện hành. Và trong trường hợp yêu cầu hủy bỏ hiệu lực vì căn cứ “người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu” thì không bị giới hạn bởi thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu là năm (05) năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ hoặc từ ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu có hiệu lực tại Việt Nam. Do vậy, trong trường hợp nếu quá thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ hoặc từ ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu có hiệu lực tại Việt Nam như phân tích ở mục 2 có thể yêu cầu hủy bỏ hiệu lực theo căn cứ “người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu”. Còn trong trường hợp, vẫn còn trong thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu là năm (05) năm, thì có thể áp dụng cả hai căn cứ hủy bỏ là “không đáp ứng về quyền đăng ký nhãn hiệu” và “người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu”.

Tới đây là đã đủ các căn cứ pháp lý để giải quyết cho tranh chấp nêu trên; nhưng tác giả xin được bổ sung thêm một trường hợp là nếu “chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu” phát hiện ra việc đăng ký nhãn hiệu trước khi nhãn hiệu được cấp bằng, tức là mới trong giai đoạn là đơn đăng ký thì hoàn toàn có quyền được áp dụng các căn cứ pháp lý được liệt kê dưới đây để có các hành động phù hợp nhắm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình:

8. Ngoài ra, nếu trong trường hợp chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu đó phát hiện ra đơn đăng ký nhãn hiệu này trước khi nhãn hiệu này được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì có thể thực hiện phản đối cấp (theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 112a Luật SHTT hiện hành với thời hạn thực hiện quyền phản đối là năm (05) tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố) hoặc nêu ý kiến về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với đơn đó (theo quy định tại Điều 112 Luật SHTT hiện hành với thời hạn thực hiện quyền là đến trước ngày ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với đơn đó) với căn cứ đối tượng nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu theo quy định tại điểm b Khoản 1Điều 117 Luật SHTT hiện hành.

9. Thêm vào đó, theo quy định của Khoản 5 Điều 11 Thông tư số 23/2023 thì trong trường hợp ý kiến của người phản đối liên quan đến quyền đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo để Bên phản đối nộp đơn khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và quyết định cấp hay không cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp này phụ thuộc vào kết quả giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Cuối cùng, tranh chấp này có liên quan đến việc sử dụng hay không sử dụng nhãn hiệu; do vậy thế nào được xem là sử dụng nhãn hiệu cũng là một vấn đề quan trọng không kém đối với tranh chấp này. Để giải thích cụ thể về việc sử dụng nhãn hiệu, tác giả xin nêu ra các căn cứ pháp lý có liên quan đến hành vi sử dụng nhãn hiệu, cụ thể như sau:

10. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT hiện hành thì sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:  gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ; nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. 

11. Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 65/2023 thì việc sử dụng mẫu nhãn hiệu trên thực tế khác biệt với mẫu nhãn hiệu được bảo hộ do chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép thực hiện cũng được coi là sử dụng nhãn hiệu nếu sự khác biệt này là không đáng kể, không làm thay đổi khả năng phân biệt của nhãn hiệu.

QUAN ĐIỂM CỦA TÁC GIẢ VÀ BÀI HỌC RÚT RA.

12. Mặc dù quy định của pháp luật và thực tế đều bảo vệ cho chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu, tuy nhiên để chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu có thể bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình phụ thuộc vào việc họ có chứng minh được nguồn gốc và quá trình sử dụng nhãn hiệu của mình hay không; đồng thời với việc chủ thể đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đăng ký chỉ nhằm mục đích “chiếm đoạt” nhãn hiệu chứ thực tế không hề sử dụng và cũng không hề có ý định sử dụng nhãn hiệu. Tuy nhiên, trên thực tế việc cung cấp các bằng chứng để chứng minh cho vấn đề này là rất khó khăn, và hơn nữa thời gian để theo đuổi thủ tục hủy bỏ hiệu lực và khởi kiện (nếu có) là rất dài, có thể tính bằng nhiều năm. 

13. Ngoài ra, nếu trong trường hợp chủ thể đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đăng ký không chỉ nhằm mục đích “chiếm đoạt” mà còn thực tế sử dụng nhãn hiệu họ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu còn khó khăn hơn rất nhiều; thậm chí là không thể đăng ký được nhãn hiệu mà đúng ra thuộc quyền sở hữu của mình trước. Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp như vậy và chủ sở hữu có nhãn hiệu sử dụng trước buộc phải thay đổi nhãn hiệu mới vì việc sử dụng này hoàn toàn có rủi ro bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu do chủ sở hữu sử dụng sau nhưng lại đăng ký bảo hộ trước.

14. Do vậy, để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong mọi trường hợp, chủ thể nên đăng ký để được bảo hộ nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp càng sớm càng tốt./.