Nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid (sau đây gọi là “đăng ký quốc tế”) có hiệu lực trong thời hạn 10 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế và không có giới hạn về số lần được gia hạn hiệu lực. Việc gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế có hiệu lực đối với các quốc gia/khu vực/vùng lãnh thổ thành viên (sau đây gọi là “thành viên”) trong phạm vi đăng ký quốc tế hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu tại thời điểm yêu cầu gia hạn (có thể lựa chọn số thành viên gia hạn, không bắt buộc phải gia hạn hiệu lực cho tất cả các thành viên). Chủ sở hữu có thể thanh toán phí gia hạn sớm nhất là sáu tháng trước ngày hết hạn đăng ký quốc tế (ngày đến hạn). Thời hạn muộn nhất mà chủ sở hữu có thể thanh toán phí gia hạn là trong sáu tháng sau ngày đến hạn. Thời điểm thanh toán toàn bộ phí gia hạn - trong vòng sáu tháng trước ngày đến hạn hoặc trong vòng sáu tháng sau ngày đến hạn - sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của đăng ký quốc tế hoặc việc tính toán thời hạn hiệu lực 10 năm tiếp theo. Việc gia hạn hiệu lực có một vài lưu ý mà chủ sở hữu cần phải quan tâm, cụ thể là:
Một là, tại thời điểm gia hạn, chủ sở hữu không thể đồng thời yêu cầu thay đổi nội dung của đăng ký quốc tế, ví dụ như không được thay đổi tên hoặc địa chỉ của chủ sở hữu hoặc danh mục hàng hóa và dịch vụ. Một ngoại lệ là chủ sở hữu có thể lựa chọn gia hạn cho một số thành viên được đăng ký quốc tế bảo hộ; điều này không được coi là yêu cầu sửa đổi/thay đổi đăng ký quốc tế. Bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký quốc tế mà chủ sở hữu muốn ghi lại trong Sổ đăng ký quốc tế và được ghi nhận trong giấy chứng nhận gia hạn phải được thông báo riêng khác, độc lập cho Cơ quan SHTT Thế giới. Những thay đổi sẽ được đưa vào thông tin được ghi nhận khi gia hạn chỉ khi chúng được ghi lại trong Sổ đăng ký quốc tế trước ngày hết hạn hoặc trước khi phí gia hạn được thanh toán (nếu phí đã được nhận trước ngày hết hạn). Do đó, điều quan trọng là phải yêu cầu ghi nhận những thay đổi có liên quan kịp thời trước khi yêu cầu gia hạn và thanh toán phí, để đảm bảo những thay đổi đó được ghi lại trong Sổ đăng ký quốc tế và được ghi nhận trong giấy chứng nhận gia hạn. Nếu có thể, trường hợp có sửa đổi nội dung đăng ký quốc tế, chủ sở hữu nên hoãn gia hạn đăng ký quốc tế cho đến khi những thay đổi cần thiết đã được ghi nhận bởi Cơ quan SHTT Thế giới. Tuy nhiên, nếu không thể thực hiện sửa đổi đăng ký quốc tế được do ngày gia hạn sắp đến, chủ sở hữu nên lưu ý rằng những sửa đổi/thay đổi sẽ không được ghi nhận cùng với ghi nhận gia hạn và chi phí gia hạn cuối cùng có thể cao hơn so với trường hợp những thay đổi được ghi lại trước ngày đến hạn.
Hai là, chủ sở hữu có thể quyết định không gia hạn đăng ký quốc tế cho một hoặc nhiều thành viên được chỉ định. Nếu sau đó chủ sở hữu quyết định đưa một thành viên đã không được đưa vào gia hạn ban đầu trước đó nhưng đã được bảo hộ bởi đăng ký quốc tế, chủ sở hữu có thể làm như vậy, miễn là vẫn trong thời hạn được phép gia hạn. Sau thời hạn được phép gia hạn, nếu chủ sở hữu vẫn muốn được bảo hộ cho thành viên đã không được bảo hộ tiếp tục bởi việc gia hạn hiệu lực, thì chủ sở hữu sẽ cần phải thực hiện thủ tục đăng ký đơn chỉ định bổ sung thành viên đó vào đăng ký quốc tế đó.
Ba là, có thể mở rộng phạm vi địa lý bảo hộ của một đăng ký quốc tế bằng cách nộp yêu cầu đề nghị ghi nhận việc chỉ định thêm các vùng lãnh thổ (thành viên) khác sau đó, dựa trên số đăng ký quốc tế đã có. Điều quan trọng cần lưu ý là việc chỉ định thêm thành viên sau đó chỉ đơn giản là mở rộng thành viên cho một đăng ký quốc tế hiện có – nó không có thời hạn độc lập là 10 năm, mà hết hạn vào cùng ngày với đăng ký quốc tế mà yêu cầu mở rộng đang dựa vào. Do đó, nếu tại thời điểm mở rộng thêm thành viên chỉ định mà đăng ký quốc tế sắp hết hạn hiệu lực, chủ sở hữu có thể cân nhắc việc đợi đến sau khi yêu cầu gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế được nộp/ghi nhận trước khi chỉ định thêm các thành viên khác – để tránh phải trả toàn bộ phí gia hạn cho một thành viên chỉ định mới nhưng lại chỉ được có hiệu lực trong một thời gian ngắn. Trường hợp đăng ký quốc tế đã được gia hạn sau khi gia hạn sớm (trong vòng 06 tháng trước ngày đến hạn ban đầu), và sau đó chủ sở hữu quyết định yêu cầu ghi nhận việc chỉ định thành viên mới tiếp theo sau khi việc gia hạn đã được ghi nhận nhưng trước ngày đến hạn ban đầu, việc chỉ định thành viên mới tiếp theo sẽ có hiệu lực ngay lập tức và hiệu lực đăng ký quốc tế tại thành viên mới được chỉ định bổ sung này sẽ hết hạn vào ngày đến hạn ban đầu, trừ khi chủ sở hữu đã chỉ ra trong yêu cầu chỉ định bổ sung rằng việc chỉ định thành viên mới đó có hiệu lực sau ngày đến hạn ban đầu. Trường hợp chỉ định thành viên mới có hiệu lực ngay lập tức, chủ sở hữu cũng phải yêu cầu gia hạn bổ sung để thanh toán phí gia hạn cho thành viên mới tiếp theo đó, nhằm đảm bảo rằng thành viên mới đó tiếp tục có hiệu lực ngay sau ngày đến hạn ban đầu. Vui lòng xem ví dụ bên dưới:
Ví dụ 1: Ngày đăng ký quốc tế 1234567 là ngày 05/8/2013.
- Ngày hết hạn ban đầu của đăng ký quốc tế 1234567 là ngày 05/8/2023. Chủ sở hữu nộp lệ phí gia hạn sớm, vào ngày 12/3/2023; Cơ quan SHTT Thế giới ghi nhận việc gia hạn vào Sổ đăng ký quốc tế và gửi giấy chứng nhận gia hạn cho chủ sở hữu. Ngày hết hạn tiếp theo cho đăng ký quốc tế này là ngày 05/8/2033.
- Vào ngày 12/4/2023 (sau ngày Cơ quan SHTT Thế giới ghi nhận và gửi giấy chứng nhận gia hạn cho chủ sở hữu (là ngày 12/3/2023) nhưng trước ngày hết hạn ban đầu (là ngày 05/8/2023)), chủ sở hữu yêu cầu đăng ký chỉ định bổ sung thêm Thụy Sĩ vào đăng ký quốc tế. Do vậy, hiệu lực của đăng ký quốc tế tại Thụy Sĩ sẽ hết hạn vào ngày hết hạn ban đầu là ngày 05/8/2023.
- Vào ngày 12/4/2023, chủ sở hữu cũng đồng thời yêu cầu gia hạn bổ sung cho Thụy Sĩ (vì chỉ định tiếp theo được yêu cầu và ghi nhận sau ngày 12/3/2023 (ngày thanh toán phí gia hạn cho các thành viên được chỉ định ban đầu không bao gồm Thụy Sĩ) nhưng trước ngày 05/8/2023 (ngày hết hạn ban đầu - Thụy Sĩ cũng sẽ hết hạn vào ngày này). Và do vậy, ngày hết hạn tiếp theo cho đăng ký quốc tế này tại Thụy Sĩ cũng là ngày 05/8/2033.
Bốn là, thông thường, Cơ quan SHTT của Thành viên phải thông báo kịp thời cho Cơ quan SHTT Thế giới về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến phạm vi bảo hộ của một đăng ký quốc tế nhất định. Các vấn đề sau đây đặc biệt quan trọng đối với việc gia hạn: (i) Chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu cơ sở; (ii) Tuyên bố bảo hộ khi không có thông báo từ chối tạm thời nào được thông báo, hoặc Tuyên bố bảo hộ sau khi có thông báo từ chối tạm thời; (iii) Xác nhận từ chối bảo hộ chính thức; (iv) Quyết định tiếp theo; (v) Việc chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực một số hoặc toàn bộ sản phẩm/dịch vụ trong một thành viên được chỉ định; (vi) Bất kỳ quyết định nào khác của Cơ quan SHTT của Thành viên được chỉ định ảnh hưởng đến phạm vi đăng ký quốc tế (thường là kết quả của việc chỉ định bổ sung hoặc chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực sau đó). Nếu những thay đổi nêu trên chưa được Cơ quan SHTT Thế giới ghi nhận tại thời điểm gia hạn, chi phí gia hạn cuối cùng có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ, việc ghi nhận tuyên bố bảo hộ sau khi từ chối tạm thời, bảo hộ cho hai trong bốn nhóm sản phẩm/dịch vụ, sẽ ảnh hưởng đến tổng số tiền phí phải trả (hai nhóm sản phẩm/dịch vụ thay vì có thể là bốn nhóm sản phẩm/dịch vụ). Do đó, nếu chủ sở hữu đã được Cơ quan SHTT của thành viên thông báo trực tiếp về bất kỳ quyết định nào nêu trên và biết rằng Cơ quan SHTT Thế giới vẫn chưa ghi nhận thông báo đó, thì điều quan trọng là chủ sở hữu phải liên hệ trực tiếp với Cơ quan SHTT của Thành viên liên quan để đảm bảo rằng họ đã thông báo cho Cơ quan SHTT Thế giới.
Năm là, đăng ký quốc tế sẽ được gia hạn đối với một thành viên được chỉ định cho tất cả các hàng hóa/dịch vụ, trừ các hàng hóa/dịch vụ bị ảnh hưởng bởi hạn chế danh mục hàng hóa/dịch vụ, chấm dứt hiệu lực một phần hoặc hủy bỏ hiệu lực một phần. Không thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với các sản phẩm/dịch vụ đã bị hủy bỏ hiệu lực; hoặc đối với các thành viên được chỉ định mà đã ghi nhận chấm dứt hiệu lực hoàn toàn hoặc từ bỏ quyền bảo hộ nhãn hiệu. Đăng ký quốc tế có thể được gia hạn cho các thành viên được chỉ định đã bảo hộ cho một số sản phẩm/dịch vụ (cấp bảo hộ một phần). Việc bảo hộ một phần là quyết định cuối cùng, được ghi vào Sổ đăng ký quốc tế, trong trường hợp Cơ quan SHTT của Thành viên liên quan đã cấp bảo hộ một phần sau khi từ chối tạm thời hoặc trong quyết định tiếp theo.
Sáu là, có thể gia hạn đăng ký quốc tế cho các thành viên được chỉ định đã từ chối bảo hộ cho tất cả các sản phẩm/dịch vụ liên quan trong quyết định cuối cùng hoặc quyết định tiếp theo. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đăng ký quốc tế phải được gia hạn đối với thành viên được chỉ định đó cho tất cả các sản phẩm/dịch vụ liên quan. Việc gia hạn trong trường hợp này không có nghĩa là đăng ký quốc tế được bảo hộ tại một thành viên được chỉ định có liên quan. Điều đó có nghĩa là Cơ quan SHTT Thế giới sẽ ghi lại việc gia hạn và trao cho chủ sở hữu quyền lựa chọn bảo vệ quyền của mình. Chủ sở hữu có thể có lý do chính đáng để làm như vậy, ví dụ, khi họ đã phản đối việc từ chối bằng cách kháng cáo quyết định cuối cùng hoặc quyết định tiếp theo. Ví dụ sau đây giúp giải thích rõ hơn về việc gia hạn khi một thành viên được chỉ định đã hoàn toàn từ chối bảo hộ đăng ký quốc tế.
Ví dụ 2: Đăng ký quốc tế (IR) bao gồm sản phẩm thuộc nhóm 03, 05 và 10 sẽ hết hạn vào ngày 01/3/2022.
- Vào thời điểm hết hạn tình trạng của IR này, IR này đã bị Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Canada (CIPO) từ chối bảo hộ cho tất cả hàng hóa tại Canada; và chủ sở hữu đã kháng cáo quyết định cuối cùng về việc từ chối hoàn toàn tại Canada, nhưng tại thời điểm hết hạn IR thì đơn kháng cáo vẫn đang được xử lý và chưa có kết quả cuối cùng.
- Chủ sở hữu khi gia hạn IR vào ngày hết hạn 01/3/2022 đã gia hạn bao gồm cả Canada, cho phép chủ sở hữu bảo vệ quyền của mình tại Canada. Thời hạn hiệu lực tiếp theo sẽ đến ngày 01/3/2032. Vào tháng 6/2025, đơn kháng cáo của chủ sở hữu đã thành công một phần và CIPO thông báo cho Cơ quan SHTT Thế giới, trong một tuyên bố tiếp theo rằng quyền bảo hộ một phần đã được cấp cho hàng hóa ở nhóm 03 và 10 tại Canada. Trong lần gia hạn sắp tới vào ngày 01/3/2032, chủ sở hữu sẽ chỉ phải trả phí gia hạn cho Canada chỉ đối với nhóm 03 và 10 (hai nhóm đã được bảo hộ thành công tại Canada).
- Trong trường hợp chủ sở hữu không gia hạn IR liên quan tại Canada, IR sẽ không còn bao gồm Canada nữa. Trong trường hợp này, chủ sở hữu sẽ cần phải chỉ định lại Canada trong một chỉ định tiếp theo nếu họ muốn tìm kiếm sự bảo hộ ở Canada, với kết quả là khả năng bảo hộ tại Canada sẽ là từ ngày sau ngày của chỉ định tiếp theo.
Bảy là, có thể gia hạn đăng ký quốc tế cho các thành viên được chỉ định đã từ chối bảo hộ tạm thời nhưng vẫn chưa được có quyết định cuối cùng về tình trạng của nhãn hiệu. Việc từ chối tạm thời có thể liên quan đến tất cả các sản phẩm/dịch vụ (từ chối tạm thời toàn bộ) hoặc chỉ đối với một số sản phẩm/dịch vụ (từ chối tạm thời một phần). Trong trường hợp chủ sở hữu muốn gia hạn đăng ký quốc tế cho thành viên đó, thì cần phải trả phí gia hạn cho tất cả các sản phẩm/dịch vụ được chỉ định; ngoại trừ những sản phẩm/dịch vụ bị ảnh hưởng bởi hạn chế danh mục sản phẩm/dịch vụ, chấm dứt hiệu lực một phần hoặc hủy bỏ hiệu lực một phần.
Tám là, việc ghi nhận việc chấm dứt hiệu lực trong Sổ đăng ký quốc tế phải có nghĩa là việc chấm dứt hiệu lực đó không còn có thể kháng cáo được nữa. Do đó, việc đăng ký quốc tế không được gia hạn đối với thành viên đã ghi nhận việc chấm dứt hiệu lực hoàn toàn hoặc đối với thành viên đã được ghi nhận việc từ bỏ quyền bảo hộ nhãn hiệu. Hơn nữa, trong trường hợp chấm dứt hiệu lực một phần, hạn chế danh mục sản phẩm/dịch vụ đối với một thành viên cụ thể hoặc hủy bỏ hiệu lực một phần đối với tất cả các thành viên được chỉ định, đăng ký quốc tế không thể được gia hạn đối với những sản phẩm/dịch vụ mà việc chấm dứt hiệu lực, hạn chế danh mục sản phẩm/dịch vụ hoặc hủy bỏ hiệu lực liên quan đến những sản phẩm/dịch vụ đó.
Chín là, khi nhận được lệ phí gia hạn, Cơ quan SHTT Thế giới sẽ ghi lại việc gia hạn trong Sổ đăng ký quốc tế, thông báo cho các thành viên được chỉ định và gửi giấy chứng nhận gia hạn cho chủ sở hữu. Ngày thanh toán lệ phí gia hạn không ảnh hưởng đến ngày hết hạn của đăng ký quốc tế (như đã nêu trong Sổ đăng ký quốc tế) cũng như thời hạn hiệu lực mới của đăng ký quốc tế, sẽ tiếp tục là 10 năm tính từ ngày hết hạn trước đó. Ngày có hiệu lực của việc gia hạn là như nhau đối với tất cả các chỉ định có trong đăng ký quốc tế, bất kể ngày mà các chỉ định đó được ghi vào Sổ đăng ký quốc tế. Trường hợp đăng ký quốc tế không được gia hạn đối với một thành viên được chỉ định cụ thể, Cơ quan SHTT Thế giới sẽ thông báo cho chủ sở hữu, người đại diện (nếu có), và Cơ quan SHTT của Thành viên có liên quan. Trường hợp đăng ký quốc tế đã được gia hạn, thông tin liên quan đến việc gia hạn được công bố trên Công báo. Việc công bố trên thực tế là việc công bố lại đăng ký quốc tế, theo hình thức mà nó có sau khi gia hạn. Một Cơ quan SHTT của Thành viên liên quan được thông báo về việc gia hạn (hoặc không gia hạn) đăng ký quốc tế không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào, ngoài việc sửa đổi bất kỳ hồ sơ nào mà Cơ quan SHTT của Thành viên lưu giữ để sử dụng cho mục đích riêng của mình.
Mười là, việc gia hạn bổ sung có thể hữu ích trong hai trường hợp sau: (i) Khi chủ sở hữu đã gia hạn đăng ký quốc tế của mình chỉ cho một số thành viên được chỉ định, sau khi việc gia hạn đã được ghi nhận nhưng trước khi kết thúc thời gian được phép gia hạn (trong vòng sáu tháng trước ngày đến hạn và trong vòng sáu tháng sau ngày đến hạn), chủ sở hữu quyết định thực hiện việc gia hạn bổ sung cho một số thành viên được chỉ định nhưng đã không được đưa vào yêu cầu gia hạn ban đầu. Trong trường hợp này, chủ sở hữu cần yêu cầu gia hạn bổ sung và trả phí gia hạn cho các thành viên chỉ định bị bỏ sót; (ii) Trong trường hợp chủ sở hữu đã gia hạn đăng ký quốc tế sớm (trước ngày hết hạn ban đầu) và sau đó quyết định chỉ định bổ sung một thành viên khác và việc chỉ định bổ sung này là sau ngày ghi nhận việc gia hạn ban đầu nhưng trước ngày hết hạn ban đầu, thì việc ghi nhận chỉ định bổ sung thành viên mới đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức và ngày hết hạn của thành viên được chỉ định bổ sung này sẽ là ngày hết hạn ban đầu. Trong trường hợp này, chủ sở hữu cần yêu cầu gia hạn bổ sung và trả phí gian hạn bổ sung cho thành viên đã được chỉ định bổ sung mới này thì ngày hết hạn hiệu lực tiếp theo mới được ghi nhận cho thành viên mới được chỉ định bổ sung mới này.
Mười một là, nếu đăng ký quốc tế không được gia hạn (vì chủ sở hữu không nộp lệ phí gia hạn hoặc vì lệ phí nộp không đủ), thì đăng ký đó sẽ hết hiệu lực vào ngày hết hạn của thời hạn bảo hộ trước đó. Trường hợp đăng ký quốc tế chưa được gia hạn, thông báo đó sẽ được gửi đến chủ sở hữu, người đại diện (nếu có), và Văn phòng của các thành viên được chỉ định, và được công bố trên Công báo. Thông báo chỉ bao gồm số đăng ký quốc tế và ngày hết hạn. Thông báo và công bố như vậy sẽ không được thực hiện cho đến khi không còn khả năng gia hạn đăng ký quốc tế nữa, tức là sau khi hết thời hạn sáu tháng kể từ ngày đến hạn (trong thời hạn này có thể gia hạn và phải thanh toán thêm phụ phí cho việc gia hạn trễ hạn). Trường hợp gia hạn đã bị hủy do không thanh toán đầy đủ phí gia hạn, thông báo đó cũng sẽ được công bố trên Công báo. Trường hợp phí gia hạn theo yêu cầu chưa được thanh toán vào ngày đến hạn hoặc trễ nhất là trong thời hạn sáu tháng sau ngày đến hạn (với điều kiện là phải thanh toán thêm phụ phí cho việc gia hạn trễ), thì sẽ không được ghi nhận bất kỳ chỉ định thành viên tiếp theo nào và bất kỳ thay đổi nào khác trong Sổ đăng ký quốc tế. Chỉ sau khi gia hạn đã được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc tế thì việc chỉ định thành viên tiếp theo hoặc thay đổi mới có thể được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc tế.
Tài liệu tham khảo:
– Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (as amended on November 12, 2007), https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283483;
– Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (as in force on November 1, 2023), https://www.wipo.int/wipolex/en/text/588448;
– Guide to the Madrid System International Registration of Marks under the Madrid Protocol (updated 2024), https://tind.wipo.int/record/48846?v=pdf.
LS. Huỳnh Đặng Hoàng Mai - Công ty Luật TNHH Vietthink
#sohuutritue #nhanhieuu #giahan #IP #trademark # renewal #Madrid #Vietthink