McDonald đã không thành công trong việc phản đối nhãn hiệu “MAC” đăng ký tại Nhật Bản

Hình 1: Tờ rơi quảng bá (Nguồn: Internet)



Hình 2: Biển hiệu nhãn hiệu tại địa điểm kinh doanh (Nguồn: Internet)
 


Hình 3: Biển hiệu nhãn hiệu tại địa điểm kinh doanh (Nguồn: Internet)

2. McDonald's    International    Property    Company    Limited đã phản đối việc cấp nhãn hiệu nêu trên.

Ngày 19/07/2022, McDonald's    International    Property    Company    Limited (sau đây gọi là “McDonald”) đã nộp đơn phản đối bảo hộ nhãn hiệu nêu trên với những lập luận sau đây:

2.1. Nhãn hiệu bị phản đối nêu trên tương tự gây nhầm lẫn với 5 nhãn hiệu đã được bảo hộ và vẫn còn hiệu lực trên thực tế của McDonald (sau đây gọi là “Nhãn hiệu đối chứng”) theo quy định tại Điều 4.1. (xi) của Luật Thương hiệu Nhật Bản – tương tự như quy định tại Điều 74.2.e Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành – như được liệt kê dưới đây:

Nhãn hiệu đối chứng 1:
Quốc gia đăng ký:	Nhật Bản
Số đơn/ Ngày nộp đơn:	1989-066757 14/06/1989
Số đăng ký/ Ngày đăng ký/	2339747 30/09/1991
Ngày hết hạn:	30/09/2031
Chủ sở hữu:	McDonald's International Property Company Limited
Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:	01: Chất làm ngọt nhân tạo [chế phẩm hóa học]. 29: Dầu ăn và chất béo, các sản phẩm từ sữa. 30: Miso [gia vị], sốt worcester, sốt cà chua [nước sốt], nước tương, giấm, hỗn hợp giấm, nước tương gia vị [Soba-tsuyu], nước sốt salad, sốt trắng, sốt mayonnaise, nước sốt thịt nướng, đường viên, fructose cho mục đích ẩm thực , đường tinh thể [gia vị], đường, maltose, mật ong, glucose dùng cho mục đích ẩm thực, xi-rô tinh bột dùng cho mục đích ẩm thực, xi-rô tinh bột [gia vị], muối ăn trộn với hạt vừng, muối ăn, hạt vừng rang và xay, cần tây muối, gia vị hóa học, gia vị, hỗn hợp kem, hỗn hợp sherbet.
Nhãn hiệu đối chứng 2:
Quốc gia đăng ký:	Nhật Bản
Số đơn/ Ngày nộp đơn:	1989-066758 14/06/1989
Số đăng ký/ Ngày đăng ký/ Ngày hết hạn:	2691117 31/08/1994 31/08/2024
Chủ sở hữu:	McDonald's International Property Company Limited
Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:	29: Thịt, trứng, động vật thủy sản ăn được tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh [không sống], thịt viên, rau và trái cây chế biến, món cà ri hầm nấu sẵn [hỗn hợp món hầm và súp]. 32: Nước ép rau quả [đồ uống].
Nhãn hiệu đối chứng 3:
Quốc gia đăng ký:	Nhật Bản
Số đơn/ Ngày nộp đơn:	2007-44450 02/05/2007
Số đăng ký/ Ngày đăng ký/ Ngày hết hạn:	5101750 28/12/2007 28/12/2027
Chủ sở hữu:	McDonald's International Property Company Limited
Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:	30: Bánh mì sandwich, hamburger [bánh mì kẹp], bánh ngọt, bánh mì, cà phê pha sẵn và đồ uống làm từ cà phê, ca cao chế biến sẵn và đồ uống làm từ ca cao, cà phê nhân tạo, trà, gia vị, gia vị, chế phẩm ngũ cốc.
Nhãn hiệu đối chứng 4:
Quốc gia đăng ký:	Nhật Bản
Số đơn/ Ngày nộp đơn:	2011-4030 24/01/2011
Số đăng ký/ Ngày đăng ký/ Ngày hết hạn:	5422608 01/07/2011 01/07/2031
Chủ sở hữu:	McDonald's International Property Company Limited
Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:	30: Bánh sandwich, hamburger [bánh mì kẹp], bánh ngọt, bánh mì, cà phê pha sẵn và đồ uống làm từ cà phê, ca cao chế biến sẵn và đồ uống làm từ ca cao, trà, gia vị, gia vị, chế phẩm ngũ cốc.
Nhãn hiệu đối chứng 5:
Quốc gia đăng ký:	Nhật Bản
Số đơn/ Ngày nộp đơn:	2011-4034 24/01/2011
Số đăng ký/ Ngày đăng ký/ Ngày hết hạn:	5422611 01/07/2011 01/07/2031
Chủ sở hữu:	McDonald's International Property Company Limited
Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:	30: Bánh sandwich, hamburger [bánh mì kẹp], bánh ngọt, bánh mì, cà phê pha sẵn và đồ uống làm từ cà phê, ca cao chế biến sẵn và đồ uống làm từ ca cao, trà, gia vị, gia vị, chế phẩm ngũ cốc.

2.2. Nhãn hiệu bị phản đối nêu trên tương tự gây nhầm lẫn với 06 nhãn hiệu của McDonald's Co. Japan Ltd. được cấp phép từ Công ty mẹ McDonald ở Hoa Kỳ cho sản phẩm “thực phẩm và đồ uống” và dịch vụ “cung cấp thực phẩm và đồ uống, chẳng hạn như bánh mì kẹp thịt [bánh mì kẹp] và cà phê pha sẵn cũng như đồ uống làm từ cà phê” đã được sử dụng và được người tiêu dùng biết đến rộng rãi (Sau đây gọi là “Nhãn hiệu trích dẫn”) theo quy định tại Điều 4.1. (x) của Luật Thương hiệu Nhật Bản – tương tự như quy định tại Điều 74.2.g Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành – và theo quy định tại Điều 4.1. (xv) của Luật Thương hiệu Nhật Bản như được liệt kê dưới đây:

Nhãn hiệu trích dẫn 1:	MuBURGER
Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:	Trà, cà phê pha sẵn và đồ uống làm từ cà phê, bánh ngọt, bánh mì, hamburger [bánh mì kẹp], các sản phẩm từ sữa, nước ngọt, v.v., chẳng hạn như gia vị.
Nhãn hiệu trích dẫn 2:	McCAFE
Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:	Cung cấp thực phẩm và đồ uống, chẳng hạn như bánh mì sandwich, cà phê pha sẵn và đồ uống làm từ cà phê, bánh mì kẹp thịt [bánh mì kẹp] và nước ngọt.
Nhãn hiệu trích dẫn 3:	McMUFFIN
Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:	Sandwich.
Nhãn hiệu trích dẫn 4:	a Mac call
Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:	Hamburger [sandwiches], thịt, v.v.
Nhãn hiệu trích dẫn 5:	McFeast
Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:	Hamburger [sandwiches] v.v.
Nhãn hiệu trích dẫn 6:	McRIB
Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:	Hamburger [sandwiches] v.v.

2.3. McDonald lập luận rằng dấu hiệu “Mc” trong các Nhãn hiệu đối chứng và Nhãn hiệu trích dẫn nêu trên được phát âm là “Mac” và tự nhiên sẽ được người tiêu dùng phát âm như vậy, và đồng thời cách phát âm này đã trở nên nổi tiếng với người tiêu dùng; và do vậy Nhãn hiệu bị phản đối "MAC" sẽ khiến cho người tiêu dùng có liên quan nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa dịch vụ đối với các dịch vụ “dịch vụ bán lẻ hoặc dịch vụ bán buôn: thịt và sữa, trà, cà phê và ca cao, đồ uống có ga [đồ uống giải khát] và đồ uống nước ép trái cây không cồn” mang Nhãn hiệu bị phản đối.

3.1. McDonald's Co. Japan Ltd. thường xuyên sử dụng kí tự “Mc” kết hợp chặt chẽ với các từ, cụm từ khác như “BURGER”, “CAFE”, “MUFFIN”, “a Mac call”, “Feast”, hoặc “RIB” để tạo thành các dấu hiệu như “McBURGER”, “McCAFE”, “McMUFFIN”, “a Mac call”, “McFeast”, “McRIB”; và các từ, cụm từ được kết hợp chung này đều dùng để mô tả, quảng cáo về thực phẩm và đồ uống (hàng hóa), chẳng hạn như cà phê pha sẵn và đồ uống làm từ cà phê, hoặc cung cấp những thực phẩm và đồ uống đó.

3.2. Không có đủ các chứng cứ để chứng minh rằng các Nhãn hiệu trích dẫn được sử dụng bởi McDonald's Co. Japan Ltd. đã và đang được người tiêu dùng biết đến rộng rãi.

3.3. Về mặt dấu hiệu của nhãn hiệu, Cơ quan nhãn hiệu Nhật Bản cho rằng dấu hiệu “MAC” đầu tiên khác với dấu hiệu “Mc” ở chỗ không có kí tự “a” và đồng thời dấu hiệu “MAC” đã được thiết kế cách điệu một cách độc đáo và phân biệt được một cách rõ ràng và không có nguy cơ nhầm lẫn với các dấu hiệu “Mc” như trong các Nhãn hiệu đối chứng của McDonald và Nhãn hiệu trích dẫn của McDonald's Co. Japan Ltd. về hình thức thể hiện. 

3.4. Hơn nữa, Cơ quan nhãn hiệu Nhật Bản cho rằng dấu hiệu “MAC” có cách phát âm khác hoàn toàn; có thể phân biệt được một cách rõ ràng và không có nguy cơ gây nhầm lẫn khi so sánh với cách phát âm của kí tự “Mc” (trong các Nhãn hiệu đối chứng 1, 2 và các Nhãn hiệu trích dẫn) và Nhãn hiệu “McCafe” (các Nhãn hiệu đối chứng từ 3 đến 5)./.

Một là, dấu hiệu từ “Mc” mà McDonald đưa ra để phản đối nhãn hiệu “MAC” có đương nhiên được hiểu là “Mac” hay không? Theo quan điểm của tác giả, dấu hiệu từ “Mc” không thể đương nhiên được hiểu là “Mac” về cả mặt cấu trúc và mặt phát âm. Về mặt cấu trúc, dấu hiệu từ “Mc” so với dấu hiệu từ “Mac” thiếu đi một kí tự “a” ở giữa và hơn nữa giữa hai kí tự “M” và kí tự “c” có thể đặt tất cả các nguyên âm “a”, “e”, “o”, “i", “u” vào chứ không phải chỉ được phép đặt duy nhất một nguyen âm “a” vào. Do vậy, về mặt cấu trúc, dấu hiệu từ “Mc” không đương nhiên được hiểu là “Mac”. Về mặt phát âm, nếu chỉ nhìn vào duy nhất dấu hiệu “Mc” và vì McDonald là một pháp nhân mang quốc tịch Hoa Kỳ nên dấu hiệu “Mc” theo tiếng Anh sẽ được phát âm là “ˌemˈsiː”, chứ không đương nhiên được phát âm là “mӕk” như cách phát âm của dấu hiệu “mac”.

Hai là, dấu hiệu “Mc” của McDonald có được người tiêu dùng hiểu là dấu hiệu “Mac” và cách hiểu này được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi và nổi tiếng trong tâm trí người tiêu dùng hay không? Đây là một câu trả lời rất khó bởi lẽ người tiêu dùng ở đây không phải là một người tiêu dùng cụ thể nào đó, mà là “một người tiêu dùng giả định” để chỉ tất cả các đối tượng người tiêu dùng đã, đang và tiềm năng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà nhãn hiệu hướng tới. Và việc đánh giá này phụ thuộc vào các tài liệu chứng cứ của McDonald (bên cho rằng nhãn hiệu của mình được biết đến một cách rộng rãi) cung cấp và đánh giá của (các) chuyên viên thẩm định của Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia đánh giá.