Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể thay đổi vì nhiều lý do và theo nhiều cách khác nhau. Việc thay đổi chủ sở hữu một nhãn hiệu có thể là kết quả của hợp đồng/thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu, từ quyết định của Tòa án, của cơ quan có thẩm quyền khác hoặc hoạt động của luật, ví dụ như thừa kế hoặc phá sản; hoặc thay đổi do việc sáp nhập của hai/nhiều công ty...
Tại Việt Nam, sẽ có hai thủ tục khác nhau để ghi nhận thay đổi chủ sở hữu nhãn hiệu, cụ thể là thủ tục sở đổi văn bằng bảo hộ áp dụng cho trường hợp thay đổi chủ văn bằng bảo hộ do một trong các lý do sau đây: chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác [1]; và thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu áp dụng cho trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu [2].
Còn đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid, khác với nhãn hiệu quốc gia tại Việt Nam thì không có sự phân biệt giữa các nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự thay đổi quyền sở hữu nhãn hiệu như kể trên và trong tất cả các trường hợp trên thì sử dụng một thủ tục duy nhất là thủ tục "thay đổi quyền sở hữu" để thay đổi chủ sở hữu nhãn hiệu từ chủ thể này sang chủ thể khác.
Việc thay đổi quyền sở hữu của một đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid có thể là toàn bộ, tức là liên quan đến tất cả các thành viên được chỉ định và tất cả các hàng hóa/dịch vụ được đăng ký quốc tế bao gồm; hoặc một phần, ví dụ, khi thay đổi có thể liên quan đến:
– một số thành viên được chỉ định cho tất cả các hàng hóa/dịch vụ;
– tất cả các thành viên được chỉ định cho một số hàng hóa/dịch vụ; hoặc
– một số thành viên được chỉ định cho một số hàng hóa/dịch vụ.
Việc thay đổi quyền sở hữu chỉ được ghi nhận với điều kiện là bên nhận quyền sở hữu phải có cơ sở công nghiệp hoặc thương mại, hoặc có nơi cư trú, hoặc có quốc tịch thuộc quốc gia/khu vực là thành viên của hệ thống Madrid. Hệ thống Madrid hiện có 115 thành viên, bao gồm 131 quốc gia. Các thành viên này đại diện cho hơn 80% thương mại thế giới, với tiềm năng mở rộng hơn nữa khi số lượng thành viên tăng lên. Nếu có nhiều bên nhận quyền sở hữu thì tất cả các bên nhận quyền sở hữu đều phải đáp ứng điều kiện như trên nhưng không nhất thiết phải thuộc cùng một thành viên của hệ thống Madrid.
Cần chỉ ra (những) số đăng ký quốc tế cần thực hiện thủ tục "thay đổi quyền sở hữu". Một yêu cầu "thay đổi quyền sở hữu" duy nhất có thể được nộp cho nhiều số đăng ký quốc tế được chuyển từ cùng một chủ sở hữu đã ghi nhận (bên chuyển quyền sở hữu) sang cùng một chủ sở hữu mới (bên nhận quyền sở hữu), với điều kiện là, đối với mỗi đăng ký quốc tế có liên quan, thay đổi áp dụng cho tất cả các thành viên được chỉ định hoặc cho cùng các thành viên được chỉ định và liên quan đến tất cả các hàng hóa/dịch vụ hoặc cùng các hàng hóa/dịch vụ.
Nếu không biết số đăng ký quốc tế (vì đăng ký quốc tế chưa được ghi nhận hoặc thông báo cho chủ sở hữu), thì không được cung cấp số nào khác. Không thể ghi nhận thay đổi quyền sở hữu đối với đơn đăng ký quốc tế đang chờ cấp số đăng ký quốc tế. Do đó, chủ sở hữu sẽ cần phải đợi cho đến khi họ được thông báo về số đăng ký quốc tế có liên quan trước khi nộp yêu cầu ghi nhận thay đổi quyền sở hữu.
Trường hợp yêu cầu ghi nhận thay đổi quyền sở hữu đăng ký quốc tế chỉ liên quan đến một số hàng hóa/dịch vụ hoặc một số thành viên được chỉ định, thì phần đã được chuyển nhượng sẽ được ghi nhận là một đăng ký quốc tế riêng biệt. Đăng ký quốc tế mới này có cùng số với đăng ký ban đầu và được thêm vào một chữ cái viết hoa, và sẽ được công bố trên Công báo.
Ví dụ:
Ví dụ trên minh họa những điều sau:
– Công ty X là chủ sở hữu đã ghi nhận của đăng ký quốc tế (IR) số 1234567 cho Nhóm 9 và 38 chỉ định năm (05) quốc gia: Úc (AU), Canada (CA), Nhật Bản (JP), Mexico (MX), Hoa Kỳ (US).
– Công ty X muốn ghi nhận một phần thay đổi quyền sở hữu cho ba (03) trong số năm (05) quốc gia được chỉ định, cụ thể chủ sở hữu mới tại ba (03) quốc gia được chỉ định (AU, CA, JP) là Công ty Y.
– Việc ghi nhận thay đổi quyền sở hữu một phần này dẫn đến hai IR. IR ban đầu số 1234567 tại hai (02) quốc gia được chỉ định không được chuyển nhượng (vẫn mang tên Công ty X); và tạo ra một IR mới số 1234567A tại ba (03) quốc gia được chỉ định đang được chuyển nhượng được ghi nhận dưới tên của chủ sở hữu mới Công ty Y.
Việc thay đổi quyền sở hữu đăng ký quốc tế đối với một thành viên cụ thể có được xem là hợp lệ hay không phụ thuộc vào luật pháp của thành viên đó. Đặc biệt, khi việc thay đổi quyền sở hữu chỉ dành cho một số hàng hóa và dịch vụ, thành viên được chỉ định có quyền từ chối công nhận tính hợp lệ của việc thay đổi nếu hàng hóa và dịch vụ bao gồm trong việc thay đổi tương tự như những hàng hóa và dịch vụ vẫn thuộc tên của chủ sở hữu cũ. Thành viên được chỉ định có thể đưa ra tuyên bố như vậy theo luật pháp trong nước của mình, ví dụ, khi bên chuyển quyền sở hữu liên quan là một cá nhân hoặc pháp nhân không có quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc khi thành viên được chỉ định thấy rằng việc thay đổi có khả năng gây hiểu lầm cho công chúng về xuất xứ/nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu.
Do đó, sau khi thành viên được chỉ định được Văn phòng quốc tế thông báo về việc thay đổi quyền sở hữu ảnh hưởng đến mình, có thể tuyên bố rằng việc thay đổi quyền sở hữu không có hiệu lực trong lãnh thổ của mình. Bất kỳ tuyên bố nào như vậy phải được thành viên được chỉ định gửi đến Văn phòng quốc tế trước khi hết mười tám (18) tháng kể từ ngày thông báo về việc thay đổi quyền sở hữu được gửi đến thành viên được chỉ định. Trong tuyên bố của mình, thành viên được chỉ định phải nêu rõ lý do tại sao việc thay đổi quyền sở hữu không có hiệu lực, các điều khoản thiết yếu tương ứng của luật và liệu tuyên bố đó có phải chịu sự xem xét lại hay kháng cáo hay không. Trường hợp tuyên bố phải chịu sự xem xét lại hoặc kháng cáo, bên chuyển quyền sở hữu phải kiểm tra với thành viên được chỉ định về thời hạn yêu cầu xem xét lại hoặc kháng cáo đó và cơ quan/người có thẩm quyền mà yêu cầu xem xét lại hoặc kháng cáo phải được gửi đến.
Bất kỳ tuyên bố nào về việc thay đổi quyền sở hữu không có hiệu lực hoặc bất kỳ quyết định cuối cùng nào liên quan đến tuyên bố đó đều sẽ được ghi vào Sổ đăng ký quốc tế. Phần đăng ký quốc tế của tuyên bố hoặc quyết định cuối cùng về việc thay đổi quyền sở hữu không có hiệu lực sẽ được ghi nhận là đăng ký quốc tế riêng biệt theo cùng cách thức như đối với việc ghi nhận thay đổi một phần quyền sở hữu. Thông tin liên quan sẽ được công bố trên Công báo.
Ví dụ:
Ví dụ trên minh họa những điều sau:
– Công ty X là chủ sở hữu đã ghi nhận của đăng ký quốc tế (IR) số 1234567 cho các Nhóm 9 và 38 chỉ định năm (05) quốc gia bao gồm: Úc (AU), Canada (CA), Nhật Bản (JP), Mexico (MX), Hoa Kỳ (US).
– Công ty X muốn ghi nhận thay đổi toàn bộ quyền sở hữu cho chủ sở hữu mới, Công ty Y.
– Mexico (MX) ban hành tuyên bố rằng thay đổi quyền sở hữu không có hiệu lực tại Mexico. Điều này dẫn đến hai IR. IR ban đầu 1234567 được chuyển cho Công ty Y bao gồm tất cả các quốc gia được chỉ định ngoại trừ Mexico và tạo ra một IR mới là 1234567A cho Mexico được ghi nhận dưới tên của chủ sở hữu trước đó là Công ty X.
Luật sư Huỳnh Đặng Hoàng Mai - Công ty Luật TNHH VietthinkTài liệu tham khảo:– Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (as amended on November 12, 2007), https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283483;
– Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (as in force on November 1, 2023), https://www.wipo.int/wipolex/en/text/588448;
– Guide to the Madrid System International Registration of Marks under the Madrid Protocol (updated 2024), https://tind.wipo.int/record/48846?v=pdf.
[1] Điều 29.1.b Nghị định 65/2023.
[2] Chương X Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành.