Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (NH) tại nước ngoài thay vì đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia/khu vực, có thể thực hiện bằng cách đăng ký theo hệ thống Madrid chỉ định tại các quốc gia/khu vực thành viên dựa trên đơn/Giấy chứng nhận đăng ký NH tại một thành viên (quốc gia/khu vực) thuộc hệ thống Madrid trong đó có Việt Nam.
Hiện nay có ba phương thức để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài:
• Tuyến đường quốc gia: Nộp đơn trực tiếp tại Văn phòng sở hữu trí tuệ của từng quốc gia nơi cần bảo hộ.
• Tuyến đường khu vực: Nộp một đơn duy nhất tại tổ chức liên chính phủ khu vực, như EUIPO(Liên minh Châu Âu) hoặc OAPI (Tổ chức Sở hữu trí tuệ Châu Phi).
• Tuyến đườngquốc tế (Hệ thống Madrid): Nộp một đơn duy nhất để bảo hộ tại nhiều quốc gia/khu vực là thành viên Hệ thống Madrid.
Các thành viên thuộc hệ thống Madrid (hiện tại có 115 thành viên) bao gồm: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; Afghanistan; Antigua và Barbuda; Albania; Armenia; Áo; Úc; Azerbaijan; Bosnia và Herzegovina; Bulgaria; Bahrain; Bru-nây; Bonaire, Sint Eustatius và Saba; Braxin; Bhutan; Botswana; Benelux (gồm3 nước là Bỉ, Hà Lan và Luxembourg); Bêlarut; Belize; Canada; Thụy Sĩ; Chilê; Trung Quốc; Colombia; Cuba; Cabo Verde; Curaçao; Síp; Cộng hòa Séc; Đức; Đan Mạch; Algérie; Estonia; Ai Cập; Liên minh Châu Âu (gồm27 nước: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển); Tây Ban Nha;Phần Lan; Pháp; Vương quốc Anh; Georgia; Guernsey; Ghana; Gambia; Hy Lạp; Croatia; Hungary; Indonesia; Ireland; Israel; Ấn Độ; Cộng hòa Hồi giáo Iran; Iceland; Ý; Jamaica; Nhật Bản; Kenya; Kyrgyzstan; Campuchia; Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; Hàn Quốc; Kazakhstan; Lào; Liechtenstein; Liberia; Lesotho; Litva; Lát-vi-a; Ma-rốc; Monaco; Cộng hòa Moldova; Montenegro; Madagascar; Cộng hòa Bắc Macedonia; Mông Cổ; Mauritius; Malawi; Mexico; Malaysia; Mozambique; Namibia; Na Uy; New Zealand; Tổ chức Sở hữu trí tuệ Châu Phi (OAPI)(gồm 17 nước: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo); Oman; Philippines; Pakistan; Ba Lan; Bồ Đào Nha; Qatar; Romania; Serbia; Liên bang Nga; Rwanda; Sudan; Thụy Điển;Singapore; Slovenia; Slovakia; Sierra Leone; San Marino; Sao Tome và Principe; Sint Maarten (phần thuộc Hà Lan); Cộng hòa Ả Rập Syria; Eswatini; Thái Lan; Tajikistan; Turkmenistan; Tunisia; Türkiye; Trinidad và Tobago; Ukraine; HoaKỳ; Việt Nam; Uzbekistan; Samoa; Zambia & Zimbabwe.
Ưu điểm của Hệ thống Madrid:
• Tiết kiệm chi phí và thời gian: Không cần nộp đơn riêng tại từng quốc gia/khu vực.
• Quản lý tập trung: Dễ dàng gia hạn hiệu lực, sửa đổi và mở rộng phạm vi bảo hộ.
✔ Không cần đại diện sở hữu trí tuệ tại từng quốc gia/khu vực ở nước ngoài: Khi nộp đơn, không bắt buộc có đại diện sở hữu trí tuệ tại mỗi quốc gia/khu vực được chỉ định;
✔ Tự động bảo hộ nếu Cơ quan SHTT Thế giới không nhận được phản hồi từ Văn phòng SHTT của quốc gia/khu vực chỉ định: Nếu Văn phòng sở hữu trí tuệ của quốc gia/khu vực không phản hồi trong 12 hoặc 18 tháng thì nhãn hiệu được coi như đã được bảo hộ tại quốc gia/khu vực này mà không phải chờ kết quả thẩm định.
Do vậy, nếu chỉ cần bảo hộ tại một hoặc hai quốc gia/khu vực và không có kế hoạch mở rộng sang nhiều quốc gia/khu vực hơn, tuyến đường trực tiếp quốc gia/khu vực có thể phù hợp hơn. Còn trong trường hợp dự định đăng ký tại nhiều hơn hai quốc gia/khu vực hoặc có kế hoạch mở rộng sang nhiều quốc gia/khu vực khác hơn sau này thì Đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid có thể sẽ phù hợp hơn dựa trên tiêu chí về chi phí, thủ tục.
Trước khi nộp đơn đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid, chủ sở hữu nhãn hiệu nên tham khảo ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu. Tuy nhiên, nhìn chung cần cân nhắc các vấn đề sau:
1. Cơ sở nộp đơn đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid:
Hệ thống Madrid chỉ cho phép cá nhân hoặc pháp nhân có mối liên hệ hợp pháp với một thành viên của Hệ thống Madrid sử dụng. Do vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu muốn đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid phải thuộc ít nhất một trong ba trường hợp được liệt kê dưới đây:
• Có cơ sở công nghiệp hoặc thương mại thực sự và hiệu quả tại thành viên thuộc hệ thống Madrid; hoặc
• Có trụ sở tại thành viên thuộc hệ thống Madrid; hoặc
• Là công dân của thành viên thuộc hệ thống Madrid.
Văn phòng Sở hữu trí tuệ của thành viên mà người nộp đơn dựa vào để yêu cầu quyền nộp đơn Đăng ký quốc tế được gọi là Văn phòng xuất xứ.
2. Xác định Văn phòng xuất xứ:
Trước khi nộp đơn Đăng ký quốc tế, chủ sở hữu nhãn hiệu phải xác định Văn phòng nào sẽ là Văn phòng xuất xứ cho đơn đăng ký quốc tế đó. Cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền lựa chọn Văn phòng xuất xứ dựa trên ba tiêu chí: nơi thành lập, nơi cư trú hoặc quốc tịch; tuy nhiên, mỗi nhãn hiệu chỉ có một Văn phòng xuất xứ duy nhất.
Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu có liên kết hợp pháp với nhiều quốc gia thành viên (ví dụ: có quốc tịch ở một nước nhưng thành lập doanh nghiệp ở nước khác), họ có quyền lựa chọn một trong số các Văn phòng xuất xứ đó. Điều này mang lại sự linh hoạt cho chủ sở hữu nhãn hiệu trong quá trình đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu quốc tế.
Nếu chọn Văn phòng của một quốc gia, người nộp đơn phải: Là công dân của quốc gia đó, hoặc Có hộ khẩu thường trú tại quốc gia đó, hoặc Có cơ sở công nghiệp hoặc thương mại thực sự và hiệu quả tại quốc gia đó.
Nếu chọn Văn phòng của một Tổ chức ký kết (ví dụ: EUIPO của Liên minh Châu Âu), người nộp đơn phải: Là công dân của một quốc gia thành viên của tổ chức đó, hoặc Có hộ khẩu thường trú trong lãnh thổ của tổ chức đó, hoặc Có cơ sở công nghiệp hoặc thương mại thực sự và hiệu quả tại lãnh thổ của tổ chức đó.
Điều này có nghĩa là người nộp đơn không nhất thiết phải cư trú hoặc hoạt động kinh doanh tại một quốc gia cụ thể để sử dụng Văn phòng khu vực (ví dụ: EUIPO), miễn là họ có mối liên hệ hợp lệ với bất kỳ quốc gia thành viên nào của tổ chức đó.
Quy định này cho phép người nộp đơn có quyền lựa chọn giữa Văn phòng quốc gia hoặc Văn phòng khu vực làm Văn phòng xuất xứ, nếu quốc gia của họ là thành viên của cả hai hệ thống.
Ví dụ, một công dân Đức có thể chọn: Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Đức (DPMA) – nếu họ muốn sử dụng hệ thống bảo hộ nhãn hiệu tại Đức; Hoặc Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu(EUIPO) – nếu họ muốn nhãn hiệu của mình được bảo hộ ở cấp độ toàn EU.
Tuy nhiên, để lựa chọn một Văn phòng xuất xứ cụ thể, người nộp đơn phải có Nhãn Hiệu Cơ Sở (đơn đăng ký hoặc văn bằng bảo hộ) với Văn phòng đó. Điều này đảm bảo rằng nhãn hiệu quốc tế dựa trên một cơ sở pháp lý vững chắc tại quốc gia hoặc khu vực xuất xứ.
3. Xác định Nhãn hiệu Cơ sở:
Nhãn hiệu nếu đăng ký Quốc tế bắt buộc phải dựa trên một đơn đã được nộp hoặc một văn bằng đã được cấp tại thành viên thuộc hệ thống Madrid (Nhãn Hiệu Cơ Sở). Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký phải giống hoặc không được mở rộng hơn so với danh mục sản phẩm/dịch vụ mang Nhãn Hiệu Cơ Sở.
Trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, Nhãn Hiệu Cơ Sở phải được cấp văn bằng bảo hộ hoặc đã được nộp đơn tại Văn phòng xuất xứ và cần đáp ứng rằng Nhãn Hiệu Cơ Sở phải là phiên bản nhãn hiệu sẽ được bảo hộ tại tất cả các lãnh thổ dự định đăng ký quốc tế.
Nếu Nhãn Hiệu Cơ Sở thuộc một loạt nhãn hiệu, người nộp đơn phải chọn một phiên bản duy nhất để đăng ký quốc tế. Nếu muốn bảo hộ nhiều phiên bản khác nhau, cần nộp đơn đăng ký quốc tế riêng biệt cho từng phiên bản (tùy theo chiến lược bảo hộ và ngân sách dự trù của người nộp đơn).
Do đó, trước khi nộp đơn quốc tế, cần xác định phiên bản nhãn hiệu phù hợp nhất để đảm bảo tính nhất quán và hiệu lực bảo hộ trên phạm vi quốc tế.
4. Xác định Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang Nhãn Hiệu Cơ Sở:
Nhãn Hiệu Cơ Sở phải bao gồm toàn bộ hàng hóa và dịch vụ mà nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được bảo hộ tại tất cả các lãnh thổ đăng ký quốc tế, cả ở thời điểm nộp đơn và trong tương lai.
Chủ sở hữu có thể chọn phạm vi bảo hộ rộng là toàn bộ các hàng hóa và dịch vụ như trong Nhãn Hiệu Cơ Sở, hoặc có thể giới hạn lại hàng hóa và dịch vụ hẹp hơn trong Nhãn Hiệu Cơ Sở để bảo hộ sau này tại một số lãnh thổ nhất định.
Ví dụ: Nếu người nộp đơn mong muốn đăng ký nhãn hiệu quốc tế được bảo hộ cụ thể như sau: ở Úc và New Zealand cho nhóm 03, 09 và 25; ở Pháp và Vương quốc Anh cho nhóm 03 và 09; và ở các vùng lãnh thổ khác: chỉ nhóm 25. Trong trường hợp này Nhãn Hiệu Cơ Sở phải bao gồm cả 3 nhóm (03, 09 và 25) để đảm bảo bảo hộ tại tất cả các vùng lãnh thổ mong muốn.
Không nên mở rộng quá mức phạm vi hàng hóa/dịch vụ của Nhãn Hiệu Cơ Sở vì Nhãn Hiệu Cơ Sở có thể bị hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực do không sử dụng. Nếu Nhãn Hiệu Cơ Sở không còn hiệu lực, đăng ký quốc tế cũng có thể bị ảnh hưởng theo.
Do vậy, tóm lại khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế, cần xác định danh mục hàng hóa/dịch vụ phù hợp, tránh mở rộng quá mức nhưng vẫn đảm bảo bảo hộ tại tất cả các vùng lãnh thổ mong muốn.
5. Điều kiện để được đồng chủ đơn nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid:
Hai hoặc nhiều người (cá nhân hoặc pháp nhân) có thể cùng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
• Nhãn Hiệu Cơ Sở phải thuộc sở hữu chung của tất cả người nộp đơn; VÀ
• Mỗi người nộp đơn phải có mối liên hệ hợp lệ với Văn phòng xuất xứ, thông qua quốc tịch, nơi cư trú hoặc cơ sở công nghiệp hoặc thương mại thực sự và hiệu quả tại một quốc gia thành viên.
Mối liên hệ của mỗi người nộp đơn với Văn phòng xuất xứ có thể khác nhau (một người dựa trên quốc tịch, người khác dựa trên nơi cư trú hoặc cơ sở kinh doanh). Tuy nhiên, tất cả người nộp đơn phải đủ điều kiện nộp đơn quốc tế thông qua cùng một Văn phòng xuất xứ thuộc một thành viên của Hệ thống Madrid.
Ví dụ, nếu hai công ty tại Pháp và Đức muốn nộp đơn quốc tế qua EUIPO, họ phải cùng đứng tên trong Nhãn Hiệu Cơ Sở tại EUIPO và đều có mối liên hệ hợp lệ với EU.
6. Nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu ở đâu:
Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế bắt buộc phải nộp thông qua Văn phòng xuất xứ. Nếu người nộp đơn gửi trực tiếp đến Văn phòng quốc tế (WIPO), đơn sẽ không được chấp nhận và bị trả lại. Mọi khoản phí đã nộp sẽ được hoàn trả cho bên đã thanh toán.
7. Ngôn ngữ của Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu:
Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có thể được nộp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha, tùy theo quy định của Văn phòng xuất xứ. Văn phòng xuất xứ có quyền:
• Hạn chế lựa chọn ngôn ngữ chỉ còn một hoặc hai ngôn ngữ, hoặc
• Cho phép người nộp đơn chọn bất kỳ ngôn ngữ nào trong ba ngôn ngữ trên.
Nếu đơn quốc tế không đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ, Văn phòng quốc tế sẽ trả lại đơn cho Văn phòng xuất xứ mà không xem xét nội dung. Mọi khoản phí đã nộp sẽ được hoàn trả cho bên thanh toán.
8. Thời kỳ phụ thuộc của nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế vào Nhãn Hiệu Cơ Sở:
Trong vòng năm (05) năm kể từ ngày đăng ký quốc tế, nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu lực của Nhãn Hiệu Cơ Sở. Điều đó có nghĩa nếu Nhãn Hiệu Cơ Sở không còn hiệu lực, một phần hoặc toàn bộ, vì bất kỳ lý do nào (ví dụ như nhãn hiệu bị từ chối, bị rút đơn, bị chấm dứt hiệu lực, bị hủy bỏ hiệu lực, hoặc không được gia hạn hiệu lực) trong thời hạn năm (05) năm này, thì nhãn hiệu quốc tế sẽ bị mất hiệu lực ở tất cả các quốc gia chỉ định ở cùng mức độ - một phần hoặc toàn bộ - tương tự như Nhãn Hiệu Cơ Sở. Trong trường hợp này, chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế, trong vòng 03 tháng tính từ ngày đăng ký quốc tế bị hủy bỏ được quyền chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia theo quy định tại từng quốc gia trong đó ngày đăng ký quốc tế vẫn được coi là ngày đăng ký quốc gia đơn chuyển đổi và chủ sở hữu phải nộp phí chuyển đổi theo quy định.
Sau khi kết thúc thời hạn năm (05) năm kể từ ngày đăng ký quốc tế, đăng ký quốc tế sẽ độc lập với Nhãn Hiệu Cơ Sở. Tuy nhiên, sau khi thời hạn (05) năm phụ thuộc kết thúc, trong trường hợp một cơ quan có thẩm quyền (ví dụ như tòa án quốc gia) đưa ra quyết định cuối cùng khiến Nhãn Hiệu Cơ Sở không còn hiệu lực, Văn phòng xuất xứ vẫn phải thông báo cho Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) về việc chấm dứt hiệu lực của Nhãn hiệu cơ sở. Nghĩa vụ này áp dụng nếu quá trình dẫn đến quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền được bắt đầu trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày đăng ký quốc tế.
Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể giảm rủi ro bị hủy bỏ Đăng ký quốc tế do thuộc trường hợp Nhãn Hiệu Cơ Sở không còn hiệu lực trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày đăng ký quốc tế bằng cách: Lựa chọn Nhãn Hiệu Cơ Sở là văn bằng bảo hộ thay vì đơn đăng ký và phải đảm bảo văn bằng bảo hộ được sử dụng, gia hạn hiệu lực đầy đủ và không bị chấm dứt hoặc hủy bỏ ít nhất là trong năm (05) năm kể từ ngày đăng ký quốc tế.
LS. Huỳnh Đặng Hoàng Mai - Công ty Luật TNHH Vietthink
Tài liệu tham khảo:
- Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (as amended on November 12, 2007), https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283483;
- Regulations under theProtocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (as in force on November 1, 2023),https://www.wipo.int/wipolex/en/text/588448;
- Guide to the Madrid System International Registration of Marks under the Madrid Protocol (updated 2024), https://tind.wipo.int/record/48846?v=pdf.
#sohuutritue #nhanhieuu #IP#trademark #Madrid #Vietthink