Việc ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng tại việt nam và một số quốc gia trên thế giới

Nhãn hiệu nổi tiếng đã được ghi nhận/công nhận tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Việc ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng là để chống lại việc sử dụng/đăng ký các nhãn hiệu/dấu hiệu tương tự hoặc việc sử dụng các biến thể, bản sao hoặc bản dịch của nhãn hiệu nổi tiếng đó cho các sản phẩm/dịch vụ tương tự, thậm chí ở một số quốc gia còn áp dụng cho cả các sản phẩm/dịch vụ không tương tự (hay còn gọi là sản phẩm/dịch vụ khác loại) mà việc sử dụng/đăng ký này gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc/xuất xứ sản phẩm mang Nhãn hiệu nổi tiếng. Quy định về việc ghi nhận Nhãn hiệu nổi tiếng tại mỗi quốc gia có thể khác nhau ở một số tiêu chí nhưng có một điểm chung đó là Nhãn hiệu nổi tiếng có thể được ghi nhận/bảo hộ bất kể nhãn hiệu đó có hoặc không được tiến hành các thủ tục đăng ký với cơ quan Sở hữu trí tuệ ("SHTT") của quốc gia đó. Hay nói cách khác, chủ sở hữu của một nhãn hiệu nổi tiếng có quyền lợi, ít nhất, là giống với chủ sở hữu của một nhãn hiệu đã được đăng ký thông thường. Cụ thể là chủ sở hữu của Nhãn hiệu nổi tiếng, để bảo vệ quyền lợi của mình đối với Nhãn hiệu nổi tiếng, có thể những hành động pháp lý/biện pháp chống lại hành vi xâm phạm nhãn hiệu hàng hoá, bao gồm cả các biện pháp hành chính, biện pháp hải quan, các biện pháp dân sự và các biện pháp hình sự.

Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới định nghĩa và ghi nhận "Nhãn Hiệu Nổi Tiếng" như thế nào?

1. Tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Nhãn hiệu nổi tiếng có thể được hiểu là nhãn hiệu được sử dụng một cách liên tục, được biết đến một cách rộng rãi nhưng đặc biệt phải được biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam cho các sản phẩm/dịch vụ có uy tín bởi người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam[1]. Hay nói cách khác, nếu dựa vào quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ[2], một nhãn hiệu nếu được coi là nổi tiếng tại nước ngoài nhưng người tiêu dùng Việt Nam lại không biết đến nhãn hiệu này thì chưa chắc nhãn hiệu đó được coi là nổi tiếng tại Việt Nam. 

Việc định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng là phải được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam gây khó khăn hơn cho chủ sở hữu khi chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Bởi theo tiêu chí này, đối với một số nhãn hiệu đã được coi là nổi tiếng tại nhiều quốc gia khác nhưng chưa hoặc mới bắt đầu đầu tư tại Việt Nam, chủ sở hữu rất khó để có được các bằng chứng chứng minh việc nhãn hiệu của mình nổi tiếng tại Việt Nam khi nộp yêu cầu ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng ví dụ như bằng chứng về số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu tại Việt Nam, phạm vi lãnh thổ mà sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu được lưu hành tại Việt Nam, doanh số từ việc bán hàng tại Việt Nam…
Phạm vi bảo hộ đối với Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, phạm vi bảo hộ của Nhãn hiệu nổi tiếng có thể được hiểu là không chỉ bao trùm cho các sản phẩm/dịch vụ có uy tín mà còn có thể bao trùm cho các sản phẩm/dịch vụ không uy tín của Nhãn hiệu nổi tiếng đó[3].

Ví dụ như tại Việt Nam, nếu nhãn hiệu “ ” dưới tên Hewlett-Packard Company được coi là nhãn hiệu nổi tiếng cho các sản phẩm/sản phẩm liên quan/dịch vụ liên quan đến máy tính/phần mềm máy tính, một bên thứ ba nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “hp” hoặc có phần chữ “hp” cách điệu giống/tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng “ ” cho các dịch vụ khác, không liên quan đến máy tính/phần mềm máy tính như dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống… thì khả năng cao là nhãn hiệu của bên thứ ba này sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ vì gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu, cụ thể là người tiêu dùng sẽ nhầm lẫn là các dịch vụ mang nhãn hiệu “hp” do bên thứ ba đang sử dụng/nộp đơn đăng ký cũng do Hewlett-Packard Company cung cấp.

Ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

 Tại Việt Nam, để được ghi nhận là nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu phải nộp yêu cầu xem xét ghi nhận Nhãn hiệu nổi tiếng với Cục SHTT và chứng minh nhãn hiệu của mình đáp ứng các tiêu chuẩn để được ghi nhận là nhãn hiệu nổi tiếng. Các các tiêu chí đánh giá/xem xét nhãn hiệu nổi tiếng được quy định tại Điều 75 Luật SHTT[4] và Điều 42.3 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN[5].
Nhãn hiệu nổi tiếng được ghi nhận theo Quyết định của Cục SHTT hoặc được ghi nhận theo thủ tục tố tụng dân sự đều được ghi nhận vào Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng được ghi nhận tại Cục SHTT.

Dựa vào các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng nêu trên, có thể thấy, chủ sở hữu của Nhãn hiệu nổi tiếng đã có định hướng để thu thập các chứng cứ/tài liệu theo các tiêu chí để chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng. Tuy nhiên, các tiêu chí này chưa đủ cụ thể và chi tiết hướng dẫn chủ đơn về các tài liệu chứng minh với số lượng như thế nào là phù hợp với các tiêu chí này, ví dụ như theo tiêu chí để ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng thì số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu, doanh số bán hàng cụ thể là từ con số bao nhiêu trở lên thì phù hợp với tiêu chí đánh giá hoặc số lượng quốc gia mà nhãn hiệu được bảo hộ và ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng là từ bao nhiêu quốc gia trở lên thì đạt yêu cầu…? Hơn nữa, cộng thêm lý do là tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam là phải được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam nên tính đến nay, mặc dù cũng đã có một số yêu cầu ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng đã được nộp, Cục SHTT Việt Nam vẫn chưa ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng nào một cách chính thức, cũng như chưa có hệ thống dữ liệu công bố danh mục nhãn hiệu nổi tiếng.

Tuy nhiên, trên thực tế, Cục SHTT đã có ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng một cách không chính thức hay còn gọi là ghi nhận gián tiếp qua từng vụ việc. Cụ thể là Cục SHTT đã từ chối cấp văn bằng cho một số nhãn hiệu dựa trên cơ sở tương tự gây nhầm lẫn với một/một số nhãn hiệu khác mà được coi là nổi tiếng/nhận biết và sử dụng rộng rãi, dựa trên cơ sở pháp lý là Điều 74.2 i) Luật SHTT hoặc kết luận từ chối cấp văn bằng cho nhãn hiệu sau khi xem xét các yêu cầu phản đối cấp văn bằng/chấm dứt hiệu lực/hủy hiệu lực của văn bằng dựa trên cơ sở nhãn hiệu nổi tiếng.

Ví dụ thực tế về việc ghi nhận không chính thức nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam có thể kể đến BRIDGESTONE CORPORATION, dựa trên các tài liệu/chứng cứ chứng minh nhãn hiệu “BRIDGESTONE” là nổi tiếng tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên toàn thế giới, phản đối việc cấp văn bằng cho nhãn hiệu “BRIOCESTONE” dưới tên Công ty TNHH công thương Đồng Minh đã được nộp đơn cho các sản phẩm tương tự/trùng với các sản phẩm mang nhãn hiệu “BRIDGESTONE”. Sau khi xem xét phản đối của BRIDGESTONE CORPORATION cùng các tài liệu hiện có trên cơ sở dữ liệu của mình, Cục SHTT đã ra thông báo về việc (i) từ chối cấp văn bằng cho nhãn hiệu “BRIOCESTONE” dưới tên Công ty TNHH công thương Đồng Minh vì nhãn hiệu này bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “BRIDGESTONE” và (ii) nhãn hiệu “BRIDGESTONE” dưới tên BRIDGESTONE CORPORATION được coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam. Ngoài ví dụ nêu trên, Cục
SHTT công nhận là nổi tiếng một cách không chính thức như nhãn hiệu “YAHOO!” dưới tên Yahoo Inc., “ ” dưới tên Hewlett-Packard Company,  “hình cá sấu” dưới tên Lacoste…

2. Tại Hoa Kỳ

Theo quy định tại Điều §43 (15 U.S.C. §1125) (c) (2) Đạo Luật Nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ (hay còn gọi là “Đạo luật Lanham”), Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được nhận biết một cách rộng rãi bởi công chúng tiêu thụ chung của Hoa Kỳ như là một chỉ định/chỉ dẫn về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa/dịch vụ dưới tên chủ sở hữu nhãn hiệu.

Cơ quan SHTT Hoa Kỳ áp dụng quy định tại Điều 6 Công ước Paris về nhãn hiệu nổi tiếng. Cụ thể là Cơ quan SHTT Hoa Kỳ có bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, có nguồn gốc trong nước hoặc nước ngoài.

Luật liên bang Hoa Kỳ bảo hộ một nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên các tiêu chí nhưng không giới hạn bởi sự giống nhau/tương tự với các nhãn hiệu khác, sự tương tự/liên quan của các hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu, khả năng nhận biết của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu bao gồm cả mức độ nhận biết thương mại, các kênh tiếp thị sử dụng, khả năng mở rộng trong sản phẩm dây chuyền… Bên cạnh đó, luật Liên bang Hoa Kỳ bảo hộ nhãn hiệu chống lại việc xâm phạm quyền nhãn hiệu nổi tiếng mặc dù nhãn hiệu xâm phạm được sử dụng/đăng ký cho những sản phẩm/dịch vụ không tương tự/không liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng tại Hoa Kỳ

Theo quy định tại Điều §43 (15 U.S.C. §1125) (c) (2) Đạo Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ, để xác định một nhãn hiệu được coi là được nhận biết một cách rộng rãi/nổi tiếng, tòa án có thể xem xét tất cả các yếu tố có liên quan, bao gồm:

• Thời hạn, phạm vi và tầm địa lý của quảng cáo và công bố nhãn hiệu, không kể đến các yếu tố này được thực hiện bởi chủ sở hữu hoặc các bên thứ ba;
• Số lượng, khối lượng, và phạm vi địa lý của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu được cung cấp;
• Mức độ được công nhận thực tế của nhãn hiệu.
• Không kể đến việc nhãn hiệu đã được đăng ký theo Luật của ngày 03 Tháng Ba năm 1881, hay Đạo luật 20 Tháng 2 năm 1905, hoặc trên sổ đăng ký chính.

Tại Hoa Kỳ, một số nhãn hiệu nổi tiếng đã được ghi nhận như “ ” dưới tên Google Inc., “ ” dưới tên Starbucks U.S. Brands, LLC …

Ví dụ thực tế về nhãn hiệu nổi tiếng có thể kể đến đó là Starbucks U.S. Brands, LLC đã nộp phản đối cấp văn bằng cho đơn nhãn hiệu “LESSBUCKS COFFEE” dưới tên Marshall Ruben cho các sản phẩm cà phê và dịch vụ cửa hàng bán lẻ cà phê tại Hoa Kỳ dựa trên nhãn hiệu “ ” đã được coi là nổi tiếng.  Starbucks U.S. Brands, LLC đã bổ sung các chứng cứ sau để chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu “STARBUCKS COFFEE”:

-         10 tỷ đô la Mỹ doanh thu và 150 triệu đô la Mỹ dành cho việc quảng cáo/marketing từ năm 2001-2004 cho nhãn hiệu “STARBUCKS COFFEE”;

-         Danh mục 5000 cửa hàng công ty chính thức mở và cửa hàng nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu trong nước;

-         11 triệu lượt khách hàng mỗi tuần;

-         350.000 lượt truy cập website trong mỗi tuần;

-         Từ năm 2004, gần một nửa số người tiêu dùng Mỹ đã đến thăm các cửa hàng của Starbucks;

-         Các bản khảo sát.

Ban xét xử phúc thẩm và khiếu nại nhãn hiệu thuộc Cơ quan SHTT Hoa Kỳ đã công nhận

nhãn hiệu “ ” là nổi tiếng, do đó, nhãn hiệu “LESSBUCKS COFFEE” bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng này.

3. Tại Úc

Luật nhãn hiệu Úc từ năm 1995 đã chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng mà không cần phải đăng ký, thậm chí phạm vi bảo hộ của Nhãn hiệu nổi tiếng còn bao trùm cả các hàng hoá/dịch vụ khác mà hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm/dịch vụ uy tín mang Nhãn hiệu nổi tiếng.

Tại Úc, việc đăng ký của một nhãn hiệu có thể bị từ chối/phản đối dựa trên cơ sở (i) một nhãn hiệu khác đã được thừa nhận là được nhận biết rộng rãi tại Úc trước ngày nộp đơn đăng ký của nhãn hiệu đó và (ii) vì nhãn hiệu khác này được coi là được nhận biết rộng rãi nên việc sử dụng dụng nhãn hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng tại Úc

Danh tiếng, theo quy định, là "sự công nhận các nhãn hiệu của công chúng nói chung", hoặc trong trường hợp hàng hoá trong thị trường chuyên biệt, những thị trường này cần phải được xem xét. Việc nhãn hiệu được công nhận bởi công chúng nói chung phải được thể hiện thông qua rất nhiều kênh khác nhau, bao gồm quảng cáo trên truyền hình hoặc đài phát thanh hoặc trên các tạp chí và báo trong phạm vi quyền. Việc này phải được kết luận từ doanh thu kinh doanh lớn, cùng với chi phí quảng cáo lớn và chương trình khuyến mãi khác.

4. Tại Trung Quốc

Nhãn hiệu nổi tiếng tại Trung Quốc được nhận biết sau khi Trung Quốc ký hiệp định TRIPS, được hưởng phạm vi bảo hộ rộng hơn và mạnh hơn so với các nhãn hiệu được đăng ký một cách thông thường. Trung Quốc áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, tức là quyền ưu tiên dành cho người nộp đơn trước, không phải sử dụng trước. Tuy nhiên, vẫn có một số quy tắc đặc biệt áp dụng đối với nhãn hiệu nổi tiếng mà không được đăng ký và phạm vi bảo hộ cho các nhãn hiệu này không hẹp hơn các nhãn hiệu đã được đăng ký khác. Cụ thể là phạm vi bảo hộ của các nhãn hiệu đã đăng ký chỉ giới hạn cho các sản phẩm/dịch vụ đăng ký trong khi phạm vi bảo hộ của các nhãn hiệu nổi tiếng không chỉ giới hạn ở phạm vi các sản phẩm/dịch vụ uy tín mà còn bao trùm cả các sản phẩm/dịch vụ không liên quan khác.

Ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, có thể dựa trên 05 yếu tố để xem xét ghi nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng, cụ thể là:

• Mức độ nhận biết của công chúng trong lĩnh vực kinh doanh cho nhãn hiệu;
• Khoảng thời gian nhãn hiệu được sử dụng;
• Thời hạn và phạm vi quảng cáo của nhãn hiệu, và khu vực địa lý mà quảng cáo được thực hiện;
• Các chứng cứ chứng minh nhãn hiệu đã được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng;
• Các yếu tố khác tạo nên tính nổi tiếng của nhãn hiệu.

Trên thực tế, những yếu tố nếu trên còn quá rộng và khó nắm bắt để tìm các chứng cứ chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng. Do đó, trên thực tế, có một số lưu ý quan trọng khác mà chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có thể dựa vào để sử dụng một cách thích hợp cho mỗi nhãn hiệu của mình, bao gồm:

• Các nhãn hiệu nhãn hiệu nổi tiếng trong toàn bộ lãnh thổ hoặc hầu hết lãnh thổ của Trung Quốc;
• Nhãn hiệu đã được thừa nhận là nổi tiếng trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu tranh chấp;
• Nhãn hiệu đã được sử dụng trong khoảng thời gian từ 03 đến 05 năm trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu tranh chấp;
• Xem xét các hồ sơ tài chính có liên quan của chủ sở hữu nhãn hiệu (ví dụ như doanh thu, lợi nhuận…);
• Bằng chứng về thị phần của chủ nhãn hiệu trên thị trường;
• Bằng chứng về giải thưởng, danh dự, hoặc sự công nhận khác mà nhãn hiệu nhận được.

Nhãn hiệu nổi tiếng có thể được thừa nhận thông qua thủ tục hành chính hoặc thủ tục tư pháp, phụ thuộc vào từng trường hợp.
Một ví dụ về nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận tại Trung Quốc là nhãn hiệu “BMW”, “BMW logo” và nhãn hiệu phiên âm tiếng Trung Quốc của “BMW” cho các sản phẩm ô tô dưới tên BMW. Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đã thừa nhận các nhãn hiệu “BMW” là nổi tiếng và tuyên bố việc sử dụng nhãn hiệu “BMW logo” cho các sản phẩm quần áo dưới tên Century Baoma là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nổi tiếng này.

Vân Anh – Công ty Luật TNHH Vietthink
Nguồn tham khảo:

• Luật SHTT Việt Nam 2005, sửa đổi năm 2009;
• Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
• Nghị định 06/2001/NĐ-CP của Chính phủ số 06/2001/nđ-cp ngày 01 tháng 02 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 63/cp ngày 24 tháng 10 năm 1996 của chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp;
• Đạo luật Lanham của Hoa Kỳ;
• Bài giảng của Cynthia Handerson thuộc USPTO về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Hoa Kỳ;
• Luật nhãn hiệu Úc;
• Bài thảo luận về nhãn hiệu nổi tiếng tại Úc của Dr. Elizabeth E. Houlihan thuộc Houlihan Patent & Trademark Attorney, Úc;
• Bài luận về nhãn hiệu nổi tiếng tại Trung Quốc của Mrs. Pearl Gao thuộc Insight IP, Trung Quốc.