Tòa án tối cao Vương Quốc Anh vừa có kết luận ngày 20/01/2016, theo vụ việc số CH/2014/0392, CH/2013/0394 về việc hình dạng 3D thanh sô-cô-la mang nhãn hiệu KIT KAT không được đăng ký như một nhãn hiệu tại Vương Quốc Anh vì không có khả năng tự phân biệt.
THỰC TẾ
Đơn nhãn hiệu đề nghị cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “ ” tại Vương Quốc Anh
Société des Produits Nestlé SA (“Nestlé”) đã nộp đơn đăng ký cho nhãn hiệu 3D của thanh sô-cô-la mang nhãn hiệu KIT KAT cho các sản phẩm thuộc Nhóm 30 tại Vương Quốc Anh. Nhãn hiệu nộp đơn được thể hiện như sau: 
Nhãn hiệu nộp đơn tương ứng với hình dạng của sản phẩm KIT KAT bốn ngón tay của Nestlé ngoại trừ việc nó thiếu cụm từ “KIT KAT” nổi lên trên từng ngón tay của sản phẩm thực tế, cụ thể như sau:
Phản đối của bên thứ ba việc cấp văn bằng cho nhãn hiệu 3D của Nestlé
Cadbury UK Ltd (“Cadbury”) đã nộp đơn phản đối cấp văn bằng cho nhãn hiệu 3D nêu trên của Nestlé dựa trên cơ sở Nhãn hiệu nộp đơn không có khả năng tự phân biệt. Nestlé đã trả lời phản đối của Cadbury bằng việc khẳng định rằng Nhãn hiệu nộp đơn đã đạt được khả năng tự phân biệt thông qua quá trình sử dụng.
Thẩm định viên của Cơ quan Nhãn hiệu Vương Quốc Anh đã kết luận về việc Nhãn hiệu KIT KAT đã được nhận biết bởi một tỷ lệ đáng kể công chúng cho các sản phẩm bánh kẹo sô-cô-la nhưng người tiêu dùng không dựa trên hình dáng của sản phẩm, cụ thể là nhãn hiệu 3D mà Nestlé đã nộp để nhận biết nguồn gốc của sản phẩm, cụ thể như sau:
i) Không có một chứng cứ nào chỉ ra rằng hình dáng của sản phẩm là đặc trưng của các sản phẩm trong các chương trình khuyến mãi của Nestlé cho các sản phẩm của mình trong nhiều năm trước ngày đơn nhãn hiệu 3D nêu trên được nộp;
ii) Sản phẩm được bán trong một bao gói không trong suốt và trên bao gói này cũng không chỉ ra hình dạng của sản phẩm ở trong nó như Nhãn hiệu với hình dạng 3D đã nộp;
iii) Không có bằng chứng - và nó không có vẻ có khả năng - rằng người tiêu dùng đã dựa vào hình dạng của sản phẩm ở trong bao gói để mua sản phẩm trước khi thanh toán sản phẩm mà họ dự định mua.
Do đó, có thể nhận định rằng người tiêu dùng dường như dựa trên một yếu tố cơ bản là phần chữ “KIT KAT” cùng với một số thành phần khác trên bao gói để nhận diện sản phẩm, không phải dựa trên hình dạng của sản phẩm ở bên trong bao gói. Người tiêu dùng chỉ kết hợp hình dạng ở bên trong bao gói của sản phẩm với từ KIT KAT được in ở ngoài bao bì (hay nói cách khác là liên hệ với sản phẩm của Nestlé).
Vì người tiêu dùng không dựa trên hình dạng của sản phẩm ở bên trong bao gói để nhận biết sản phẩm, việc Nestlé khẳng định và chứng minh rằng Nhãn hiệu nộp đơn đã đạt được khả năng tự phân biệt qua quá trình sử dụng là thất bại.
Khiếu nại của Nestlé
Nestlé đã khiếu nại quyết định của Tòa án tối cao. Tòa án đã quyết định rằng việc kết luận khiếu nại của Nestlé sẽ do Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu thực hiện. Cuối cùng, thẩm phán xác định rằng để chứng minh rằng một nhãn hiệu hàng hoá đã được coi là có khả năng tự phân biệt qua quá trình sử dụng, người nộp đơn phải chứng minh rằng, tại thời điểm có liên quan, một tỷ lệ đáng kể người tiêu dùng thông thường nhận biết được sản phẩm nhưng phải nhận biết sản phẩm dựa trên hình dáng nguồn gốc của sản phẩm mà họ nhìn thấy khi quyết định mua.
Với cách tiếp cận/nhìn nhận vấn đề như vậy, thẩm phán Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu đã đồng ý với quyết định của Thẩm định viên của Cơ quan Nhãn hiệu Vương Quốc Anh và bác bỏ kháng cáo của Nestlé.
Vân Anh – Công ty luật TNHH Vietthink
__________
Tài liệu tham khảo:
- Bài viết của John McKeown thuộc Goldman Sloan Nash & Haber LLP;
- Quyết định của Tòa án tối cao Vương Quốc Anh cho số sự vụ Case No: CH/2014/0392, CH/2013/0394 ngày 20/01/2016.