Coco Cola đã không thành công trong việc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu “Thums Up” và “Limca” của Meenaxi tại Hoa Kỳ.

Nhãn hiệu “LIMCA” đã được cấp Đăng ký số số 4,205,597 cũng cho nhóm 32.

5. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2016, Coca-Cola đã đưa ra yêu cầu hủy bỏ hiệu lực hai đăng ký nhãn hiệu trên của Meenaxi tại Hoa Kỳ vì gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều 14(3) Của Luật Lanham, cụ thể Điều 14(3) Của Luật Lanham quy định như sau:

“Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nêu rõ các căn cứ dựa vào, có thể. . . được nộp bởi bất kỳ người nào tin rằng mình đang hoặc sẽ bị thiệt hại. . . từ việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu[:] . . .

(3) Bất cứ lúc nào. . . nếu nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đang được sử dụng bởi, hoặc với sự cho phép của chủ sở hữu để gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc liên quan đến việc nhãn hiệu được sử dụng.” 

6. Hội đồng xét xử và phúc thẩm nhãn hiệu Hoa Kỳ đã đồng ý với Coca-Cola và quyết định hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu của Meenaxi bởi các lý do sau đây:

Hội đồng xét xử nhận thấy rằng Coca-Cola sở hữu nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” ở Ấn Độ và các quốc gia khác và những nhãn hiệu này đã được ghi nhận là nhãn hiệu nổi tiếng ở Ấn Độ, chiếm thị phần đáng kể ở Ấn Độ và được nhập khẩu và bán tại Hoa Kỳ bởi những người khác. Hội đồng xét xử còn nhận thấy rằng "danh tiếng của đồ uống “THUMS UP” và “LIMCA” của [Coca-Cola] sẽ mở rộng sang Hoa Kỳ, ít nhất là trong dân số đáng kể người tiêu dùng Mỹ gốc Ấn" dựa trên bằng chứng cho thấy dân số người Mỹ gốc Ấn ở Hoa Kỳ là hơn 2.6 triệu người vào năm 2010 và đã tăng lên hơn 3.8 triệu người vào năm 2015.

Hội đồng xét xử nhận thấy rằng Coca-Cola "tin tưởng một cách hợp lý vào thiệt hại gần như được gây ra bởi việc tiếp tục hiệu lực của các nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” của Meenaxi" vì việc Meenaxi sử dụng nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” có thể gây ra tác hại "xuất phát từ những kỳ vọng khó chịu của người tiêu dùng". Hội đồng xét xử cũng lưu ý rằng Meenaxi đã sử dụng đăng ký của mình để ngăn chặn việc nhập khẩu đồ uống “THUMS UP” và “LIMCA” của Coca-Cola bởi các bên thứ ba.

Hội đồng xét xử nhắc lại rằng các nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” của Coca-Cola có danh tiếng và quen thuộc với người Mỹ gốc Ấn ở Hoa Kỳ. Và Hội đồng Hội đồng xét xử giải thích rằng Meenaxi đã "thừa nhận kiến thức về nhãn hiệu của Coca-Cola" dựa trên bằng chứng cho thấy (i) Meenaxi thừa nhận rằng họ biết "THUMS UP” đã được sử dụng ở Ấn Độ bởi một công ty Ấn Độ vào những năm 1970; (ii) Người sáng lập Meenaxi, ông Kaushik Gandhi thừa nhận ông đã nếm thử nước ngọt "THUMS UP” ở Ấn Độ vào những năm 1980; (iii) Ông Gandhi thừa nhận ông đã "thử sản phẩm “LIMCA” tại căng tin của trường đại học của ông"; (iv) Chủ tịch Meenaxi, Gandhi thừa nhận bà đã biết về đồ uống “THUMS UP” và “LIMCA” ở Ấn Độ; và (v) Meenaxi thừa nhận rằng họ biết rằng "Coca-Cola đã tham gia vào thị trường soda Ấn Độ và mua "THUMS UP” vào khoảng đầu những năm 1990". Hội đồng xét xử phát hiện ra rằng Meenaxi đã cố tình áp dụng logo và một khẩu hiệu là bản sao chính xác hoặc gần như chính xác của những logo được Coca-Cola sử dụng và chỉ thay đổi logo khi Coca-Cola phản đối.

Dựa vào những phát hiện cơ bản này, Hội đồng xét xử cho rằng Meenaxi đang cố gắng "lừa người tiêu dùng ở Hoa Kỳ, những người quen thuộc với sản phẩm cola “THUMS UP” của Coca-Cola từ Ấn Độ tin rằng cola “THUMS UP” của Meenaxi là cùng một thức uống" và những nỗ lực này đã thỏa mãn yêu cầu gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Và do vậy vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, Hội đồng xét xử đã hủy bỏ hiệu lực hai đăng ký nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” của Meenaxi tại Hoa Kỳ.

7. Sau đó, Meenaxi kháng cáo. Tòa Phúc thẩm đã đảo ngược phán quyết không hủy bỏ hiệu lực các nhãn hiệu trên của Meenaxi bởi các lý do sau đây:

Tòa Phúc thẩm đồng ý với Meenaxi về nguyên tắc lãnh thổ trong luật nhãn hiệu: "Theo học thuyết lãnh thổ, nhãn hiệu được công nhận là có sự tồn tại riêng biệt trong mỗi lãnh thổ có chủ quyền mà nó được đăng ký hoặc được công nhận hợp pháp là nhãn hiệu" và "Khái niệm lãnh thổ là cơ bản của luật nhãn hiệu; quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp chỉ tồn tại ở mỗi quốc gia theo chương trình luật định của quốc gia đó". 

Tòa Phúc thẩm nhận định rằng Tòa án Tối cao từ đầu thế kỷ trước, trước cả Đạo luật Lanham, đã công nhận nguyên tắc lãnh thổ cả đối với các bang khác nhau của Hoa Kỳ và đối với nước ngoài. Trong khi nguyên tắc lãnh thổ liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu ở các khu vực khác nhau của Hoa Kỳ đã được thay đổi bởi Đạo luật Lanham, nguyên tắc lãnh thổ vẫn được áp dụng đối với việc sử dụng nhãn hiệu ở các quốc gia khác nhau. Đối với việc sử dụng quốc tế, quyền nhãn hiệu thường chỉ mở rộng cho các quốc gia nơi nhãn hiệu được sử dụng.

Về ngoại lệ nhãn hiệu nổi tiếng đối với nguyên tắc lãnh thổ. Mặc dù nguyên tắc lãnh thổ là một học thuyết lâu đời và quan trọng trong luật nhãn hiệu, nhưng nguyên tắc này không thể là tuyệt đối. Một quy tắc lãnh thổ tuyệt đối không có ngoại lệ nhãn hiệu nổi tiếng sẽ thúc đẩy sự nhầm lẫn và gian lận đối với người tiêu dùng. Cốt lõi của nhãn hiệu là bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự nhầm lẫn và 'lờ mờ'. Không thể biện minh cho việc sử dụng luật thương hiệu để đánh lừa người nhập cư nghĩ rằng họ đang mua hàng từ cửa hàng mà họ thích ở quê nhà.

Dựa trên nguyên tắc lãnh thổ và ngoại lệ nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên tắc lãnh thổ, Tòa Phúc thẩm đã có những nhận định như sau:

Tòa Phúc thẩm đồng ý với Meenaxi rằng không có doanh số bán hàng của Coca-Cola bị mất ở Hoa Kỳ do hoạt động của Meenaxi bởi lẽ:

•  Coca-Cola không xác định bất kỳ doanh số bán hàng bị mất nào ở Hoa Kỳ mà thay vào đó dựa vào các lời khai: "các sản phẩm mang nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” được bán lại trong các cửa hàng tạp hóa Ấn Độ trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ" và "các sản phẩm đồ uống “THUMS UP” và “LIMCA” được nhập từ các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ để sau đó bán lại ở Hoa Kỳ". Để hỗ trợ thêm, Coca-Cola đã cung cấp bằng chứng cho thấy một trường hợp nhập khẩu, các trang web của những người bán đồ uống “THUMS UP” và “LIMCA” trong quá khứ và hiện tại, và trên Amazon; tuy nhiên, những doanh số bán hàng này được tạo ra bởi các bên thứ ba không phải là nhà phân phối được ủy quyền của Coca-Cola tại Hoa Kỳ và do vậy không tạo nên doanh số bán hàng bị mất của Coca-Cola tại Hoa Kỳ.

•  Coca-Cola không đưa ra bằng chứng nào cho thấy họ bán soda “LIMCA” ở Hoa Kỳ. Đối với “THUMS UP”, Coca-Cola chỉ xác định rằng cola “THUMS UP” là "có sẵn để mua dưới dạng đồ uống riêng lẻ hoặc như một phần của khay nếm thử" tại các địa điểm "World of Coca-Cola" và "Coca-Cola Store" ở Atlanta và Orlando. Coca-Cola đã không định lượng số lượng cola “THUMS UP” mà họ phân phối tại World of Coca-Cola và không tuyên bố rằng nó nhiều hơn mức tối thiểu. Coca-Cola cũng không cho thấy rằng họ đã mất bất kỳ doanh số bán hàng nào tại Hoa Kỳ do các hoạt động của Meenaxi. Coca-Cola đã trình bày các tuyên bố liên quan đến kế hoạch tiếp thị đồ uống “THUMS UP” và “LIMCA” trong tương lai rộng rãi hơn tại Hoa Kỳ, nhưng các kế hoạch tương lai là không rõ ràng cho doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ. Coca-Cola đã không chứng minh được thiệt hại từ doanh số bán hàng bị mất.

Tòa Phúc thẩm đồng ý với Meenaxi rằng không có việc tổn hại danh tiếng của Coca-Cola ở Hoa Kỳ do hoạt động của Meenaxi bởi lẽ: 

• Coca-Cola đã không giải thích được tổn hại danh tiếng được cho là của họ và việc đó ảnh hưởng xấu đến lợi ích thương mại của mình như thế nào ngoài việc suy đoán rằng một người tiêu dùng không hài lòng với các sản phẩm của Meenaxi có thể đổ lỗi cho Coca-Cola. Coca-Cola khẳng định không có tổn thất nào về doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ do tổn hại danh tiếng được tuyên bố trong cộng đồng người Mỹ gốc Ấn Độ;

• Không có cơ sở rõ ràng nào để chứng minh rằng một người Mỹ gốc Ấn Độ phải biết đến các thương hiệu ở Ấn Độ;

• Việc các bên thứ ba bán sản phẩm Ấn Độ của Coca-Cola tại Hoa Kỳ có giới hạn là không đủ để chứng minh rằng sản phẩm này có danh tiếng ở Hoa Kỳ. Và Coca-Cola đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng khảo sát nào cho thấy có sự nhận thức hay sự công nhận của người tiêu dùng Hoa Kỳ hay người Mỹ gốc Ấn Độ về danh tiếng của một trong hai nhãn hiệu nêu trên của Coca-Cola tại Hoa Kỳ. 

Tòa Phúc thẩm nhận định rằng không có bằng chứng xác thực cho việc về việc người tiêu dùng Hoa Kỳ công nhận danh tiếng của hai nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” tại Ấn Độ của Coca-Cola đã mở rộng sang Hoa Kỳ. Do vậy, trường hợp này của Coca-Cola không thuộc ngoại lệ nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên tắc lãnh thổ. Hơn nữa, theo quy định tại Điều 14 Của Luật Lanham, bắt buộc phải có “thiệt hại” để có thể hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu theo quy định này. Do vậy, theo nguyên tắc về lãnh thổ, Coca-Cola đã không chứng minh được thiệt hại của mình tại Hoa Kỳ hoặc việc gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Và do vậy Quyết định của Hội đồng xét xử hủy bỏ hai đăng ký nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” của Meenaxi không có hiệu lực./.
Huỳnh Đặng Hoàng Mai – Công ty Luật TNHH Vietthink.

Tài liệu tham khảo:

http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-92063353-CAN-117.pdf;

http://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2209.OPINION.6-29-2022_1971328.pdf.